Материал помещен в архив

ДОГОВОРЫ О ПЕРЕДАЧЕ ПРАВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

Договоры, касающиеся интеллектуальной собственности, все чаще встречаются в деятельности субъектов хозяйствования. Передача имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности выступает предметом лицензионных договоров, договоров уступки, договоров залога, договоров комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга).

Наиболее активно используемыми объектами интеллектуальной собственности, права на которые чаще всего передаются по договорам, являются товарные знаки и знаки обслуживания (далее - товарные знаки). На долю товарных знаков приходится около 70 % заключаемых лицензионных договоров и договоров уступки.

В данном материале рассмотрены наиболее важные моменты, связанные с заключением лицензионных договоров и договоров уступки в отношении товарных знаков.

Изменения в законодательстве о товарных знаках

25 января 2010 г. вступил в силу Закон РБ от 15.07.2009 № 44-З «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О товарных знаках и знаках обслуживания», в соответствии с которым отменена регистрация лицензионных договоров и договоров уступки в отношении товарных знаков. В соответствии с новой редакцией Закона РБ от 05.02.1993 № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания» (далее - Закон) стороны договоров уступки прав на товарные знаки, лицензионных договоров обязаны уведомлять патентный орган о заключении, изменении и прекращении действия таких договоров в порядке, определенном законодательством Республики Беларусь.

Порядок уведомления определен Положением о порядке регистрации товарного знака и знака обслуживания, утвержденным постановлением Совета Министров РБ от 28.12.2009 № 1719. Формы соответствующих уведомлений утверждены постановлением Государственного комитета по науке и технологиям РБ от 12.01.2010 № 1 «Об утверждении форм».

От редакции «Бизнес-Инфо» С 30 июля 2016 г. следует руководствоваться постановлением Государственного комитета по науке и технологиям РБ от 29.06.2016 № 1 «Об установлении форм документов, связанных с правовой охраной товарного знака и знака обслуживания».

Получив уведомление, патентный орган вносит соответствующую запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РБ. Договоры в патентный орган не представляются. За внесение изменений в названный реестр уплачивается патентная пошлина, установленная Налоговым кодексом РБ.

От редакции «Бизнес-Инфо» С 15 июля 2016 г. согласно редакции Закона РБ от 05.01.2016 № 352-З в ст.24 Закона РБ от 05.02.1993 № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания» содержится требование о регистрации в патентном органе лицензионного договора, договора уступки исключительного права на товарный знак, договора залога имущественных прав на товарный знак, а также изменений в указанные договоры. При этом данная норма дополнена указанием на то, что все названные договоры и изменения в них вступают в силу с даты их регистрации в патентном органе, если самими договорами не предусмотрена более поздняя дата вступления их в силу. Вопросы процедуры регистрации лицензионных договоров и договоров уступки права на товарный знак регулируются пп.22.25, 22.26 единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров РБ от 17.02.2012 № 156, и постановлением Совета Министров РБ от 21.03.2009 № 346 «О регистрации лицензионных договоров, договоров уступки прав на объекты права промышленной собственности, договоров о залоге имущественных прав, удостоверяемых свидетельством на товарный знак, знак обслуживания, и договоров комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга)».

Передача прав на охраняемые в Республике Беларусь товарные знаки, зарегистрированные по процедуре Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14.04.1891 и Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 28.06.1989, по лицензионным договорам и договорам уступки регистрируется в соответствии с Общей инструкцией к вышеназванным Мадридскому соглашению и Протоколу (вступила в силу с 1 января 1998 г.) Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - ВОИС).

Данная процедура осуществляется по уведомительному принципу без представления договоров в Международное бюро ВОИС и представляет собой внесение записи в Международный реестр в отношении изменения владельца товарного знака (в случае заключения договора уступки) либо предоставления лицензии на товарный знак. Заявление на регистрацию подается в Международное бюро ВОИС владельцем товарного знака либо его представителем по установленным Международным бюро ВОИС формам (формы ММ5 и ММ13). За регистрацию уплачивается установленная Международным бюро ВОИС пошлина.

Особенности лицензионных договоров и договоров уступки прав на товарные знаки

Какие основные моменты следует учитывать при заключении лицензионных договоров и договоров уступки прав на товарные знаки?

Прежде всего необходимо понимать, что при уступке происходит отчуждение исключительного права на товарный знак, т.е. его переход к другому лицу, которое с этого момента становится полноправным владельцем товарного знака. По лицензионному договору происходит предоставление права использования товарного знака на определенное время.

Поэтому договор уступки должен содержать условие о передаче (уступке) исключительного права на товарный знак, тогда как лицензионный договор должен говорить о предоставлении права использования товарного знака на определенное время. В связи с этим включение в лицензионный договор условий о переходе исключительного права на товарный знак к лицензиату будет противоречить природе лицензионного договора.

В настоящее время действующим законодательством Республики Беларусь предусмотрены два вида лицензионных договоров: простая (неисключительная) лицензия и исключительная лицензия.

Разница между ними заключается в том, что по договору неисключительной лицензии происходит предоставление лицензиату права использования товарного знака с сохранением за его владельцем права использования данного товарного знака самим и права выдачи лицензии другим лицам. В случае заключения договора исключительной лицензии происходит предоставление лицензиату права использования товарного знака с сохранением за владельцем права его использования лишь в части, не передаваемой лицензиату, но без права выдачи лицензии другим лицам.

Таким образом, правообладатель имеет возможность предоставить одну исключительную лицензию либо неограниченное количество неисключительных лицензий в отношении принадлежащего ему товарного знака. В свою очередь, наличие ранее заключенного договора исключительной лицензии лишает владельца товарного знака возможности заключения договоров исключительной либо неисключительной лицензии с иными лицами, а также ограничивает его право на использование товарного знака самостоятельно.

С учетом изложенного при заключении лицензионного договора следует четко указывать вид лицензии (исключительная или неисключительная). При отсутствии такого указания лицензия в соответствии со ст.985 Гражданского кодекса РБ (далее - ГК) предполагается простой (неисключительной).

При заключении лицензионного договора или договора уступки также следует проверить состояние правовой охраны товарного знака - действие регистрации товарного знака. В соответствии со ст.13 Закона регистрация товарного знака действует в течение 10 лет с даты подачи заявки в патентный орган. Срок действия регистрации товарного знака может быть продлен по заявлению владельца каждый раз на 10 лет.

В связи с этим срок действия лицензионного договора на товарный знак не может превышать срок действия регистрации товарного знака. При заключении лицензионного договора на срок, превышающий срок действия регистрации товарного знака, следует позаботиться о включении в него обязательства владельца товарного знака продлить регистрацию на новый период.

Заключая лицензионный договор или договор уступки на товарный знак, необходимо проследить, чтобы указываемые в договорах сведения в отношении товарных знаков (регистрационный номер, наименование и (или) место нахождения, фамилия, собственное имя и отчество (при наличии) и (или) место жительства владельца) соответствовали сведениям, указанным в свидетельстве на товарный знак. В случае если после регистрации товарного знака произошло изменение наименования, места нахождения, фамилии, имени, отчества или места жительства владельца, например в результате реорганизации или изменения наименования юридического лица, изменения фамилии, имени, отчества гражданина - владельцев товарного знака, следует заранее обратиться в патентный орган с ходатайством о внесении соответствующих изменений в регистрацию товарного знака, поскольку владельцем исключительного права на товарный знак признается лицо, указанное таковым в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РБ.

При заключении договоров в отношении товарных знаков нужно помнить, что в силу принципа территориальности действие правовой охраны товарных знаков, на которые получены свидетельства о регистрации товарного знака в Республике Беларусь, распространяется только на территорию РБ. В связи с этим передача прав в отношении товарных знаков, на которые получены свидетельства о регистрации товарного знака в Республике Беларусь, на территории других государств невозможна.

Поскольку регистрация товарного знака происходит в отношении определенных товаров, при заключении лицензионных договоров и договоров уступки в отношении товарных знаков следует проверять соотношение товаров, в отношении которых передаются права по договору, с товарами, для которых данные товарные знаки зарегистрированы. Например, если товарный знак зарегистрирован в отношении карандашей, отверток и спичек, его владелец не может предоставить права использования данного товарного знака в отношении молока или стирального порошка. В то же время у владельца есть возможность предоставить право в отношении части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак.

В соответствии со ст.22 Закона уступка права на товарный знак не допускается, если она может явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. Такая ситуация складывается прежде всего тогда, когда владелец товарного знака имеет несколько товарных знаков на сходные обозначения, отличающиеся графическим либо цветовым исполнением, уступая при этом право в отношении одного из принадлежащих ему товарных знаков.

Согласно ст.23 Закона лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака должен содержать условие о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара и что лицензиар будет осуществлять контроль за выполнением этого условия.

От редакции «Бизнес-Инфо» С 15 июля 2016 г. ст.22 и 23 Закона изложены в новой редакции Законом РБ от 05.01.2016 № 352-З.

Подобное требование в том или ином виде существует в законодательстве многих стран и направлено на защиту прав потребителей. Кроме этого, сам владелец товарного знака должен быть заинтересован в обеспечении надлежащего качества товаров, производимых (реализуемых) лицензиатом, так как от этого зависит его репутация, а также репутация принадлежащего ему товарного знака.

Законодательством РБ предусмотрена также возможность заключения сублицензионных договоров на товарные знаки - договоров о предоставлении лицензиатом права использования объекта интеллектуальной собственности другим лицам в пределах, определяемых лицензионным договором. При этом ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное (ст.985 ГК). Условия заключаемого сублицензионного договора должны соответствовать условиям лицензионного договора, на основании которого он заключен.

Ниже приводятся возможные варианты лицензионного договора и договора уступки прав на товарные знаки. В них отражены основные моменты, которые следует учитывать при заключении подобных договоров.

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
о предоставлении права использования товарного знака

________________________________________, именуем___ в дальнейшем Лицензиар, в лице ________________________________________________, действующ___ на основании _______________________________________________, с одной стороны, и __________________________________________, именуем___ в дальнейшем Лицензиат, в лице _______________________________________, действующ___ на основании ______________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, принимая во внимание, что Лицензиар обладает исключительным правом на товарный знак № _____________, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Республики Беларусь «___» ________ _______ г., с приоритетом от «___» ________ ________ г. (далее - Товарный знак), заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия настоящего договора право использования Товарного знака в отношении всех товаров, для которых зарегистрирован товарный знак (части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак, а именно _____________________________________ ___________________________________) на условиях (не)исключительной лицензии на территории Республики Беларусь.

1.2. За предоставленное право использования Товарного знака Лицензиат выплачивает Лицензиару вознаграждение в порядке, предусмотренном п.4 настоящего договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Лицензиар обязуется поддерживать в силе охрану Товарного знака в течение срока действия настоящего договора.

2.2. Лицензиат имеет право использовать Товарный знак при условии, что качество товаров Лицензиата будет не ниже качества товаров Лицензиара. Технико-качественные показатели товара указаны в приложении к настоящему договору.

2.3. Лицензиат имеет право использовать Товарный знак путем применения Товарного знака на товарах, для которых он зарегистрирован, а также на этикетках, упаковках, в сети Интернет (в т.ч. в доменном имени), на документации, связанной с введением товара в гражданский оборот, рекламе, на деловой и сопроводительной документации.

2.4. Лицензиар обязуется осуществлять контроль качества товаров Лицензиата.

2.5. Лицензиат обязуется использовать Товарный знак в том виде, в котором он был зарегистрирован. Изменение Товарного знака Лицензиатом не допускается.

2.6. Лицензиат обязуется при использовании Товарного знака указывать, что Товарный знак используется по лицензии.

2.7. Лицензиат (не) имеет права применять Товарный знак совместно со своим товарным знаком.

2.8. Лицензиат (не) имеет права предоставлять сублицензии на Товарный знак другим лицам в пределах, определенных настоящим договором. При этом ответственность перед Лицензиаром за действия сублицензиатов несет Лицензиат.

2.9. Если Лицензиату станет известно, что Товарный знак противоправно используется третьими лицами, он должен незамедлительно информировать об этом Лицензиара.

2.10. Стороны обязуются в установленном порядке уведомлять патентный орган о заключении, изменении и прекращении действия настоящего договора в течение 3 (трех) дней с момента его заключения, изменения, прекращения.

2.11. Лицензиат имеет право начать использование Товарного знака с даты момента уведомления патентного органа о заключении настоящего договора в установленном порядке.

От редакции «Бизнес-Инфо» Пункты 2.10 и 2.11 договора следует изложить в следующей редакции: «2.10. Договор, а также изменения к нему подлежат обязательной регистрации в государственном учреждении «Национальный центр интеллектуальной собственности» в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.03.2009 № 346 «О регистрации лицензионных договоров, договоров уступки прав на объекты права промышленной собственности, договоров о залоге имущественных прав, удостоверяемых свидетельством на товарный знак, знак обслуживания, и договоров комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга)», в течение 3 (трех) дней с момента его заключения, изменения, прекращения. 2.11. Все расходы, связанные с регистрацией договора, несет Лицензиат.».

2.12. По истечении срока действия настоящего договора Лицензиат обязуется прекратить использование Товарного знака.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Настоящий договор заключен сроком на ____ лет.

3.2. Настоящий договор может быть продлен по взаимному согласию Сторон.

4. ПЛАТЕЖИ

4.1. За предоставленное право использования Товарного знака по настоящему договору Лицензиат выплачивает Лицензиару лицензионное вознаграждение в виде роялти в размере 1,5 % от стоимости реализованных товаров.

4.2. Лицензионное вознаграждение выплачивается путем перечисления средств на расчетный счет Лицензиара.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. Если Лицензиат нарушит установленные п.2.2 настоящего договора условия качества товаров, то он обязан принять меры к восстановлению надлежащего качества товаров в течение _____ (___________) дней.

5.2. Если качество товаров не будет восстановлено в срок, указанный в п.5.1 настоящего договора, Лицензиар имеет право расторгнуть настоящий договор и потребовать возмещения убытков.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. В случае возникновения споров между Сторонами по вопросам, связанным с исполнением обязательств по настоящему договору, Стороны примут все возможные меры к разрешению их путем переговоров.

6.2. Если Стороны не придут к согласию путем переговоров, то спор будет рассмотрен судебной коллегией по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь.

7. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

7.1. Каждая из Сторон имеет право досрочно расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив при этом другую сторону не менее чем за 6 месяцев.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. К отношениям Сторон по вопросам, которые не урегулированы или не полностью урегулированы в настоящем договоре, применяется законодательство Республики Беларусь.

8.2. Права и обязанности каждой из Сторон по настоящему договору не могут быть переуступлены другому лицу без письменного согласия другой Стороны.

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на это лицами.

8.4. Упомянутое в настоящем договоре приложение на ______ листах составляет его неотъемлемую часть.

8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке.

8.6. Технико-качественные показатели товара определены в приложении 1 к настоящему договору.

9. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ДОГОВОР УСТУПКИ
исключительного права на товарный знак

_________________________________________, именуем___ в дальнейшем Владелец, в лице ________________________________________________, действующ___ на основании __________________________________________, с одной стороны, и ___________________________________________, именуем___ в дальнейшем Правопреемник, в лице ____________________________________, действующего на основании ______________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые стороны, принимая во внимание, что Владелец обладает исключительным правом на товарный знак № _____________, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Республики Беларусь «___» ________ _______ г., с приоритетом от «___» ________ ________ г. (далее - Товарный знак), заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Владелец уступает Правопреемнику исключительное право на Товарный знак в отношении всех товаров, для которых зарегистрирован товарный знак (части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак, а именно _________________________________).

1.2. За уступку исключительного права на Товарный знак Правопреемник выплачивает Владельцу вознаграждение в порядке, предусмотренном п.3 настоящего договора.

1.3. Исключительное право на Товарный знак переходит к Правопреемнику с момента внесения патентным органом записи об уступке исключительного права на Товарный знак в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Республики Беларусь.

2. ГАРАНТИИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Владелец гарантирует, что на момент заключения настоящего договора он поддерживает в силе регистрацию Товарного знака.

2.2. Владелец заявляет, что ему ничего не известно о правах третьих лиц, которые могли бы быть нарушены в результате заключения настоящего договора.

2.3. Владелец гарантирует, что на момент заключения настоящего договора в отношении Товарного знака не заключались лицензионные договоры.

2.4. Стороны обязуются в установленном порядке уведомить патентный орган о заключении настоящего договора в течение 3 (трех) дней с момента его заключения.

От редакции «Бизнес-Инфо» Пункт 2.4 следует изложить в следующей редакции: «2.4. Договор подлежит обязательной регистрации в государственном учреждении «Национальный центр интеллектуальной собственности» в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.03.2009 № 346 «О регистрации лицензионных договоров, договоров уступки прав на объекты права промышленной собственности, договоров о залоге имущественных прав, удостоверяемых свидетельством на товарный знак, знак обслуживания, и договоров комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга)», в течение 3 (трех) дней с момента его заключения. Все расходы, связанные с регистрацией договора, несет Правопреемник.».

2.5. С момента перехода в соответствии с п.1.3 настоящего договора исключительного права на Товарный знак к Правопреемнику Владелец обязуется прекратить использование Товарного знака.

2.6. Стороны гарантируют, что уступка исключительного права на Товарный знак по настоящему договору не повлечет введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

3. ПЛАТЕЖИ

3.1. За уступку исключительного права на Товарный знак Правопреемник выплачивает Владельцу единовременное вознаграждение в размере _______________________________.

3.2. Указанное в п.3.1 настоящего договора вознаграждение выплачивается путем перечисления средств на расчетный счет Владельца.

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

4.1. В случае возникновения споров между Сторонами по вопросам, связанным с исполнением обязательств по настоящему договору, Стороны примут все возможные меры к разрешению их путем переговоров.

4.2. Если стороны не придут к согласию путем переговоров, то спор будет рассмотрен судебной коллегией по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. К отношениям Сторон по вопросам, которые не урегулированы или не полностью урегулированы в настоящем договоре, применяется законодательство Республики Беларусь.

5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке.

6. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

30.07.2010 г.

Евгений Сесицкий, начальник отдела регистрации и экономики промышленной собственности Национального центра интеллектуальной собственности Республики Беларусь