Материал помещен в архив

КОММЕНТАРИЙ
к Закону Республики Беларусь от 15.07.2009 № 44-З «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О товарных знаках и знаках обслуживания». Изменения в правилах регистрации товарных знаков

15 июля 2009 г. был принят Закон РБ № 44-З «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О товарных знаках и знаках обслуживания».

Часть изменений и дополнений в Закон РБ от 05.02.1993 № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания» (далее - Закон) носит чисто редакционный характер. Например, изменение формулировки круга лиц, которые могут выступать заявителями, с понятия «юридические и физические лица» на понятие «организации и граждане». Термин «регистрация товарного знака» заменен термином «правовая охрана товарного знака».

В п.2 ст.1 Закона внесено дополнение, расширяющее перечень обозначений, которые могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков (раньше перечень таких обозначений был закрытым). Согласно этому дополнению иные обозначения (кроме прямо перечисленных в данной норме) могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь.

Изменились некоторые основания для отказа в регистрации товарного знака (соответствующая ст.5 Закона изложена в новой редакции).

Так, если в прежней редакции Закона данная статья запрещала регистрировать в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие наименования мест происхождения товаров, охраняемые в Республике Беларусь, то в данный момент формулировка запрета изменена. Новая редакция рассматриваемой нормы предусматривает, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товара, охраняемым в Республике Беларусь, за исключением случая, когда такое обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, если регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

Аналогичное изменение коснулось и регистрации фирменных наименований в качестве товарных знаков. Ранее запрещалось регистрировать в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие известные на территории Республики Беларусь в отношении однородных товаров фирменные наименования (или их части), принадлежащие другим лицам. Теперь же эта норма предусматривает, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Республике Беларусь фирменным наименованием (отдельными элементами такого наименования), право на которое в Республике Беларусь возникло у другого лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака. Об известности соответствующих фирменных наименований на территории Республики Беларусь в новой редакции рассматриваемой нормы уже не говорится.

Пункты 24, 25 Правил рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных постановлением Государственного патентного комитета РБ от 31.08.2001 № 3, предусматривают, что:

- обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах;

- обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением при наличии несовпадающих элементов, если оно ассоциируется с ним в целом.

Замена термина «воспроизводящие» на термин «тождественные» имеет место также в отношении перечня иных оснований для отказа в регистрации товарного знака (в прежней редакции Закона - п.3 ст.5, в новой редакции Закона - п.5 ст.5) - тождественность заявленного обозначения промышленному образцу, названию известного в Республике Беларусь произведения, названию зарегистрированного в Республике Беларусь средства массовой информации, фамилии (имени, псевдониму) известного в Республике Беларусь лица и т.д.

Применительно к рассматриваемому перечню следует отметить, что в подп.3.4 ст.5 Закона внесено дополнение, согласно которому невозможно зарегистрировать в качестве товарного знака обозначение, тождественное названию известного в Республике Беларусь произведения науки, литературы или искусства, персонажа или цитаты из такого произведения, произведения искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если право на соответствующее произведение возникло ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака (подп.5.2 ст.5 Закона в новой редакции).

Также в новой редакции изложена и ст.6 Закона, посвященная заявкам на регистрацию товарного знака (далее - заявка).

Так, п.2 новой редакции ст.6 Закона гласит, что подача заявки в патентный орган, ведение дел с патентным органом могут осуществляться заявителем самостоятельно либо через патентного поверенного, зарегистрированного в патентном органе (ранее аналогичная норма просто предусматривала, что «заявка может быть подана через патентного поверенного Республики Беларусь». Возможность действовать только через патентных поверенных, зарегистрированных в патентном органе в установленном порядке, п.3 ст.6 в ранее действующей редакции предусматривал только для нерезидентов).

Новая редакция рассматриваемой нормы вызывает вопрос о том, может ли заявитель-резидент подавать заявку в патентный орган и вести с ним дела через иного представителя, чем патентный поверенный, как это предусматривает ст.62 Конституции Республики Беларусь. Ответ на этот вопрос должна дать практика применения указанной нормы.

Подпункт 4.3 п.4 ст.6 Закона дополнен нормой о том, что, если заявитель не указывает класс (классы), патентный орган классифицирует товары по соответствующим классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ). Ранее такая норма прямо закреплена не была, в результате чего патентный орган зачастую требовал от заявителей самостоятельной классификации указанных в заявке товаров, работ, услуг согласно действующей редакции МКТУ.

Пункт 6 ст.6 Закона предусматривает, что требования к документам заявки, порядок проведения экспертизы заявки и вынесения решения по результатам экспертизы устанавливаются Советом Министров РБ (в действующей редакции - патентным органом). Это означает, что в ближайшее время действующие в настоящий момент акты, принятые еще Государственным патентным комитетом РБ, утратят силу и вместо них будут приняты соответствующие постановления Совета Министров РБ.

Рассматриваемая статья дополнена п.7, которым определено, что после подачи заявки любое лицо вправе ознакомиться с документами заявки, представленными на дату ее подачи. Порядок ознакомления с документами заявки и выдачи копий таких документов устанавливается Советом Министров РБ.

Существенные изменения коснулись п.3 ст.10 Закона, который касается запросов патентного органа заявителю в период проведения экспертизы заявленного обозначения. Новая редакция этого пункта предусматривает, что в случае несоответствия представленных документов или сведений, содержащихся в них, установленным требованиям патентный орган направляет заявителю запрос, содержащий предложение представить правильно оформленные материалы в 3-месячный срок с момента получения запроса. По ходатайству заявителя 3-месячный срок может быть продлен не более чем на 12 месяцев при условии, что ходатайство поступило до истечения этого 3-месячного срока. Если заявитель в указанный срок не представит запрашиваемые материалы или не заявит ходатайство о продлении установленного срока, принимается решение об отказе в регистрации товарного знака.

Из действующей редакции рассматриваемой нормы следует, что в период проведения экспертизы заявленного обозначения патентный орган вправе запросить у заявителя дополнительные материалы, без которых проведение данной экспертизы невозможно. Иными словами, по сути, дополнительные материалы могут запрашиваться и в том случае, если все представленные заявителем документы и сведения соответствуют установленным требованиям. Поэтому ограничение возможности патентного органа запрашивать материалы только в случае несоответствия установленным требованиям изначально представленных заявителем документов или сведений следует оценивать позитивно.

Кроме того, новая редакция указанной нормы ужесточила последствия непредставления заявителем запрашиваемых патентным органом материалов. Если раньше в этом случае заявка считалась отозванной заявителем, то сейчас патентный орган будет принимать решение об отказе в регистрации товарного знака.

В новой редакции изложен п.1 ст.11 Закона, который гласит, что при несогласии с решением предварительной экспертизы об отказе в принятии заявки к рассмотрению, либо решением об отказе в регистрации товарного знака, принятым по основаниям, предусмотренным п.3 ст.10 Закона, либо решением, принятым по результатам повторной экспертизы заявленного обозначения, заявитель вправе в течение одного года с момента получения решения подать жалобу в Апелляционный совет при патентном органе (далее - Апелляционный совет) и (или) в суд.

В предыдущей редакции рассматриваемой нормы соответствующий срок установлен в размере 3 месяцев и отсутствует указание на право заявителя обжаловать соответствующее решение в суд.

В п.2 рассматриваемой статьи внесены изменения, сокращающие с 4 до 1 месяца срок рассмотрения жалобы на решение по заявке, а также предусматривающие, что порядок рассмотрения жалоб Апелляционным советом устанавливается Советом Министров РБ. Следовательно, в ближайшее время действующий в настоящий момент порядок рассмотрения жалоб будет отменен и заменен соответствующим актом Совета Министров РБ.

Пункт 2 ст.13 Закона дополнен частью второй, из которой вытекает, что регистрация товарного знака, срок правовой охраны которого истек, на нового владельца допускается не ранее чем через 6 месяцев после истечения срока действия регистрации. Если прежний владелец товарного знака подал в патентный орган заявление об отказе в правовой охране своего товарного знака, регистрация этого товарного знака на нового владельца может быть осуществлена ранее 6 месяцев.

Одним из основных новшеств следует назвать дополнение Закона разделом I¹ «Общеизвестный товарный знак».

Внесенная в Закон ст.17¹ предусматривает, что по заявлению лица, поданному в Апелляционный совет, его товарный знак или обозначение, используемое в качестве товарного знака, могут быть признаны общеизвестным в Республике Беларусь товарным знаком (далее - общеизвестный товарный знак) и зарегистрированы, если эти товарный знак или обозначение в результате интенсивного использования заявителем стали на указанную в заявлении дату широко известны в Республике Беларусь среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

Под обозначением, используемым в качестве товарного знака, понимается обозначение, соответствующее требованиям ст.1 Закона и используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой охраны на территории Республики Беларусь. Общеизвестному товарному знаку предоставляется правовая охрана, предусмотренная Законом.

Правовая охрана общеизвестного товарного знака действует бессрочно.

Статья 17² устанавливает лишь общие моменты признания товарного знака общеизвестным, а именно то, что:

- это осуществляется по решению Апелляционного совета, принятому с учетом положений п.1 ст.17¹ Закона;

- сведения, относящиеся к общеизвестному товарному знаку, включены в перечень общеизвестных в Республике Беларусь товарных знаков, выписка из которого предоставляется по запросу любого лица;

- жалобы на соответствующие решения Апелляционного совета подаются в Верховный Суд РБ лицом, подавшим указанное заявление, в течение одного года с даты получения этого решения или иным лицом в течение одного года с даты публикации сведений, относящихся к этому общеизвестному товарному знаку, в официальном бюллетене.

Более подробно вопросы признания товарного знака общеизвестным в Республике Беларусь на сегодняшний день регулируются Правилами признания товарного знака общеизвестным в Республике Беларусь, утвержденными постановлением Государственного патентного комитета РБ от 09.08.2001 № 2 (далее - Правила № 2).

Ранее по тексту Закона указывалось, что соответствующие вопросы, связанные с товарными знаками, регулируются Советом Министров РБ, в отношении признания товарного знака общеизвестным в Республике Беларусь такой формулировки нет. Более того, в Законе отсутствует отсылочная норма к Правилам № 2.

В связи с этим не совсем ясно, будут ли и в дальнейшем действовать Правила № 2, будут ли они отменены или будут заменены новым актом, утвержденным Советом Министров РБ.

Самым принципиальным изменением, внесенным в Закон, по мнению автора, является изменение понятия «использование товарного знака» (п.1 ст.20 Закона). Если раньше эта норма содержала не совсем полную формулировку о том, что использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, или на их упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора, то сейчас соответствующая формулировка значительно расширена.

В настоящее время под использованием товарного знака признается его использование владельцем товарного знака либо лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со ст.23 Закона, путем применения товарного знака на товарах, для которых он зарегистрирован, а также на этикетках, упаковках, в глобальной компьютерной сети Интернет (в т.ч. в доменном имени), на документации, связанной с введением товара в гражданский оборот, при выполнении работ, оказании услуг либо использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим правовую охрану, предоставленную товарному знаку.

Закрепленная законодателем более широкая формулировка понятия «использование товарного знака» во многих случаях должна облегчить защиту прав на товарный знак. В силу того что ранее понятие «использование» было более ограниченным, то действия, не входившие в него по закону (например, использование словесного товарного знака в доменном имени), формально использованием товарного знака не являлись. Следовательно, если эти действия предпринимал не правообладатель, то признать их нарушениями было достаточно тяжело.

В п.6 ст.20 Закона сокращен с 5 до 4 лет срок неиспользования товарного знака без уважительных причин, что является основанием для прекращения Верховным Судом РБ его правовой охраны по заявлению любого лица (таким лицом обычно является лицо, которое желает зарегистрировать неиспользуемый товарный знак на себя).

Еще одним принципиальным моментом рассматриваемого Закона является отход законодателя от правила о регистрации договоров, касающихся прав на товарные знаки, и замена ее простым уведомлением «в порядке, определенном законодательством Республики Беларусь» (ст.24 Закона). На сегодняшний день такого порядка законодательство не предусматривает.

В ст.26 Закона понятие «действие регистрации» заменено понятием «правовая охрана». В целом, смысл у этих понятий сходен. Поэтому данное изменение носит чисто редакционный характер. Также рассматриваемая статья дополнена п.1¹, посвященным прекращению правовой охраны общеизвестного товарного знака. Данный пункт предусматривает, что правовая охрана общеизвестного товарного знака прекращается по решению Апелляционного совета, принятому по заявлению любого лица, если этот знак утрачивает широкую известность в Республике Беларусь среди соответствующих потребителей в отношении определенной группы товаров, для которой он был признан общеизвестным. Решение Апелляционного совета может быть обжаловано в Верховный Суд РБ в течение одного года с момента его получения лицом, подавшим заявление, либо владельцем товарного знака, признанного общеизвестным.

Статья 29 Закона дополнена определением контрафактных товаров (п.1¹): товары, этикетки, упаковки товаров, в отношении которых (на которых) незаконно применены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Из перечня мер защиты гражданских прав от незаконного использования товарного знака (п.2 ст.29 Закона) исключена такая мера, как передача в пользу потерпевшей стороны товара, на котором незаконно применен товарный знак.

Обоснованность такого подхода уже вызывает вопросы у некоторых аналитиков, поскольку на сегодняшний день любой контрафактный товар (который может быть вполне доброкачественным и пригодным для дальнейшего использования) подлежит уничтожению.

В то же время этот подход в принципе соответствует нормам Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС), которое Республика Беларусь пока не подписала, но которое должно быть подписано для возможности вступления в ВТО.

Статья 46 Соглашения ТРИПС предусматривает, что для создания эффективного средства, предотвращающего нарушение прав, судебные органы имеют право издать судебный приказ, предписывающий, чтобы товары, по которым установили нарушение прав, без какой-либо компенсации были устранены из торговых каналов так, чтобы избежать причинения какого-либо вреда правообладателю, или, если только это не противоречит существующим конституционным требованиям, уничтожены. Согласно ст.59 Соглашения ТРИПС компетентные власти вправе издать судебный приказ, предписывающий уничтожить или устранить из обращения контрафактные товары.

Пункт 3 ст.29 Закона дополнен нормой о том, что удаление с товара или его упаковки незаконно используемого товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, а также уничтожение товаров, в отношении которых был незаконно применен товарный знак, производится за счет виновного лица.

Изменения и дополнения в Закон вступают в силу через 6 месяцев после официального опубликования.

15.09.2009 г.

Илья Латышев, директор общества с ограниченной ответственностью «Юридическая группа «ВЕРДИКТ БАЙ»

От редакции «Бизнес-Инфо» В Закон РБ от 05.02.1993 № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания» на основании законов РБ от 22.12.2011 № 328-З (с 16 января 2012 г.), от 09.07.2012 № 389-З (с 15 января 2013 г.) и от 05.01.2016 № 352-З (с 15 июля 2016 г.) внесены изменения и дополнения.