Материал помещен в архив

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР

Лицензионный договор признан гражданским правом как самостоятельный договорный тип, он становится все более востребованным на практике. Однако, несмотря на достаточно широкое применение, договорная конструкция лицензионного договора вызывает как теоретические, так и практические вопросы.

Сфера применения лицензионного договора. Определение лицензионного договора в законодательстве

Лицензионный договор как самостоятельная разновидность гражданского договора впервые появился в английском праве в конце XVIII в., став формой реализации прав патентообладателя по использованию изобретения.

Основное определение лицензионного договора дано в ст.985 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК), согласно которой по лицензионному договору сторона, обладающая исключительным правом на использование результата интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации (лицензиар), предоставляет другой стороне (лицензиату) разрешение использовать соответствующий объект интеллектуальной собственности. Из данного определения можно сделать вывод о сфере применения лицензионного договора - распоряжение исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности.

Система объектов права интеллектуальной собственности определена в ст.980 ГК.

В отношении объектов интеллектуальной собственности необходимо сделать несколько оговорок.

Во-первых, несмотря на то, что секреты производства (ноу-хау) названы в числе объектов интеллектуальной собственности, владелец секрета производства не наделяется исключительным правом. В силу нормы ст.1010 ГК защита его интересов обеспечивается за счет установления в отношении сведений, составляющих секрет производства, режима коммерческой тайны. Более того, исходя из определения лицензионного договора, предполагающего, что на стороне лицензиара выступает лицо, обладающее исключительным правом, конструкция лицензионного договора становится неприменимой к отношениям по распоряжению секретами производства (ноу-хау).

Справочно Подробнее на данную тему см. пособие «Правовая охрана и порядок распоряжения ноу-хау».

Во-вторых, в силу прямого указания закона исключительные права на отдельные объекты интеллектуальной собственности либо изъяты из оборота, либо ограничены в нем. Согласно норме п.4 ст.1025 ГК уступка права пользования географическим указанием и предоставление права пользования им на основании лицензии не допускаются. Согласно норме п.2 ст.1016 ГК обладатель права на фирменное наименование может разрешить другому лицу использование своего наименования (выдать лицензию), однако при этом в лицензионном договоре должны быть обусловлены меры, исключающие введение потребителя в заблуждение. На практике в качестве такого договора рассматривается договор комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинг).

От редакции «Бизнес-Инфо» С 29 августа 2020 г. ст.1025 ГК изложена в новой редакции Законом Республики Беларусь от 18.12.2019 № 275-З.

Для понимания сферы применения лицензионного договора его необходимо отграничить от другой формы распоряжения исключительным правом - договора уступки. Ключевой в этом отношении является норма п.3 ст.985 ГК, согласно которой: «… к договору, предусматривающему предоставление исключительных прав в период его действия другому лицу на ограниченное время, применяются правила о лицензионном договоре…». Тем самым законодатель определяет лицензионный договор в качестве инструмента временного предоставления исключительного права, который можно рассматривать в качестве аналогии договора аренды применительно к объектам интеллектуальной собственности.

Проблемы определения правовой природы лицензионного договора

Самым серьезным вопросом, вызывающим споры и не решенным однозначно в законодательстве, является вопрос о правовой природе лицензионного договора.

В законодательстве Республики Беларусь нет однозначного ответа на вопрос о том, что является сутью лицензионного договора - разрешение (т.е. отказ от запрета использования) или предоставление права (т.е. транслятивное правопреемство).

Законодатель в ст.985 ГК, отождествляя лицензионный договор и разрешение, определяет лицензионный договор как договор, по которому сторона, обладающая исключительным правом на использование результата интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации (лицензиар), предоставляет другой стороне (лицензиату) разрешение использовать соответствующий объект интеллектуальной собственности. В иных законодательных актах представлено иное определение лицензионного договора, в котором акцент сделан на передачу права. Так, согласно п.1 ст.11 Закона Республики Беларусь от 16.12.2002 № 160-З «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» (далее - Закон о патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы) «… патентообладатель может… передать права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца другому лицу по лицензионному договору». В ст.29 Закона Республики Беларусь от 13.04.1995 № 3725-XII «О патентах на сорта растений» (далее - Закон о патентах на сорта растений) лицензионный договор определяется как договор о передаче права на использование сорта растения. Согласно ст.23 Закона Республики Беларусь от 05.02.1993 № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания» (далее - Закон о товарных знаках) право на использование товарного знака может быть предоставлено его владельцем другому лицу по лицензионному договору.

От редакции «Бизнес-Инфо» С 15 июля 2016 г. ст.23 Закона о товарных знаках изложена в новой редакции Законом Республики Беларусь от 05.01.2016 № 352-З (далее - Закон № 352-З). Комментарий см. здесь. С 7 июля 2018 г. ст.11 Закона о патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы изложена в новой редакции Законом Республики Беларусь от 18.12.2017 № 88-З (далее - Закон № 88-З). Комментарий см. здесь.

Имеющаяся несогласованность норм законодательства придает особое значение тому, как сами стороны определят суть заключаемого лицензионного договора. При этом от того, какую модель выбирают стороны, существенным образом зависит содержание их прав и обязанностей.

В случае заключения лицензионного договора по модели разрешения содержание обязанности лицензиара состоит в отказе от запрета лицензиату использовать соответствующий объект интеллектуальной собственности. При этом, поскольку модель разрешения не предполагает перехода права к лицензиату, лицензиар в отсутствие специально установленной договором обязанности не будет нести ответственности за возможные недостатки и отсутствие исключительного права. Это означает, что в рамках лицензионного договора, заключенного по модели разрешения, лицензиат, в отсутствие в договоре специальных норм, не сможет требовать от лицензиара возмещения убытков в случае досрочного прекращения исключительного права по вине лицензиара (например, досрочное прекращение патента в связи с неуплатой ежегодной патентной пошлины).

В случае же заключения лицензионного договора по модели передачи права на стороне лицензиара по умолчанию лежит обязанность обеспечить действительность передаваемого права, что предполагает обязанность лицензиара беспокоиться о поддержании в силе охранных документов, защиту исключительного права от третьих лиц, нарушающих его, оспаривающих действительность патента (свидетельства) и т.п.

Классификация лицензионных договоров

Понятие лицензионного договора является родовым для достаточно большого числа его разновидностей. Среди множества оснований классификации лицензионных договоров наиболее существенным представляется выделение разновидностей лицензионного договора в зависимости от объема прав, предоставляемых лицензиату. Мировой практике известны несколько видов лицензионных договоров, выделяемых по этому основанию:

• исключительная лицензия - договор, по условиям которого право использования объекта на оговоренной территории имеет только лицензиат, и даже лицензиар не вправе осуществлять какие-либо действия по использованию объекта;

• одиночная (единоличная) лицензия - договор, который гарантирует лицензиату, что лицензиар не будет предоставлять лицензий третьим лицам на оговоренной территории, однако при этом за лицензиаром сохраняется право использовать объект на территории действия лицензии;

• простая (неисключительная) лицензия - договор, которым просто предоставляется право использования объекта (примечание 1).

Разновидностью исключительной лицензии является так называемая полная лицензия, которая предусматривает передачу лицензиаром всех принадлежащих ему прав. Некоторые исследователи говорят о тождественности полной лицензии договору уступки исключительного права (примечание 2). Однако отличие полной лицензии от договора уступки не ограничивается лишь тем, что по окончании действия договора все права возвращаются лицензиату. Главное отличие состоит в том, что права лицензиата даже по договору полной лицензии носят зависимый характер и автоматически прекращаются с прекращением лицензионного договора по какому-либо основанию. С этой точки зрения вполне обоснованно будет определить полную лицензию как разновидность исключительной лицензии.

Гражданский кодекс прямо называет два вида лицензионного договора:

1) предусматривающий предоставление лицензиату права использования объекта с сохранением за лицензиаром права его использования и права выдачи лицензии другим лицам (неисключительная лицензия);

2) предусматривающий предоставление лицензиату права использования объекта с сохранением за лицензиаром права его использования в части, не передаваемой лицензиату, но без права выдачи лицензии другим лицам (исключительная лицензия). Кроме того, ст.985 ГК упоминает другие виды лицензий, допускаемых законодательными актами. Рассмотрим указанные в ст.985 ГК виды лицензионного договора более подробно.

Неисключительная лицензия предполагает предоставление лицензиату права использования объекта с сохранением за лицензиаром права его использования и права выдачи лицензий другим лицам. По этому договору лицензиат получает возможность использования объекта интеллектуальной собственности наравне с лицензиаром и иными лицами, которые могут получить аналогичные права по использованию этого же объекта. Смысл используемого в названии слова «неисключительная» состоит в том, что в силу данного вида лицензии лицензиату предоставляется право использования объекта, не исключающее прав лицензиара и третьих лиц.

Согласно приведенному в ст.985 ГК определению исключительная лицензия предполагает предоставление лицензиату права использования объекта интеллектуальной собственности с сохранением за лицензиаром права его использования в части, не передаваемой лицензиату, но без права выдачи лицензии другим лицам. Однако такое определение исключительной лицензии сложно назвать удачным, поскольку в нем нет ответа на вопрос о том, получает ли лицензиат на основании заключенного договора исключительной лицензии возможность запрещать третьим лицам аналогичное использование объекта интеллектуальной собственности и применять предусмотренные законом средства защиты в случае, если предоставленное по договору право будет нарушено третьими лицами. Из законодательного определения исключительной лицензии следует лишь то, что лицензиар обязан не выдавать лицензии другим лицам, что вполне допускает сохранение права запрещать использование объекта интеллектуальной собственности третьим лицам за лицензиаром, который в силу договорного обязательства не может передавать исключительное право третьим лицам, но сохраняет за собой возможность предпринимать действия по его защите.

В литературе активно дискутируется вопрос о правовой природе прав, предоставляемых в силу исключительной лицензии. На значимость данного вопроса в свое время указывал Г.Штумпф, отмечая, что: «при лицензионном договоре… возникает вопрос, затрагивает такая исключительная лицензия лишь стороны договора или она действует также в отношении третьих лиц. Этот вопрос имеет важное практическое значение, например, при решении вопросов правопреемства, выдачи последующих лицензий и защиты патента» (примечание 3). Развивая свою мысль, Г.Штумпф говорит о том, что исключительная лицензия предоставляет лицензиату в рамках договорных условий действующее против любого лица право исключения, которое состоит из монопольного права использования изобретения, а также негативного права запрещения, действующего в отношении третьих лиц. Аналогичное положение действует и в отношении лицензиара, если нет прямой договоренности об обратном. Если лицензиар, не зарезервировавший за собой право исключения, использует патент, обладатель исключительной лицензии может предъявить иск о прекращении указанных действий и возмещении причиненных убытков (примечание 4).

Иными словами, при исключительной лицензии лицензиату предоставляется монопольное право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на оговоренной территории в объеме, определенном договором.

Передача в рамках договора об исключительной лицензии исключительного права означает, что обладателем этого права на определенный договором срок становится лицензиат и как обладатель исключительного права он вправе применять предусмотренные законом средства правовой защиты в отношении любого лица, нарушающего его исключительное право.

Обратите внимание! С учетом того, что отечественный законодатель не дал четкого определения прав лицензиата, заключившего договор об исключительной лицензии, самим сторонам договора необходимо дополнительно определять характер передаваемого по договору права, т.е. указывать, предполагает ли оно защиту лицензиатом полученного по договору исключительного права.

Юридическая характеристика лицензионного договора

Несмотря на существующие споры о правовой природе лицензионного договора, доктрина гражданского права рассматривает его в качестве самостоятельного договорного типа.

Лицензионный договор можно определить как договор:

• консенсуальный;

• взаимный;

• предполагаемый возмездным.

Вопрос о предмете лицензионного договора требует особого рассмотрения. По определению, данному в п.3 ст.984 ГК, предметом лицензионного договора является предоставление права, а по определению, данному в п.1 ст.985 ГК, - предоставление разрешения на использование объектов права интеллектуальной собственности. Упоминание о том, что в рамках лицензионного договора лицензиар предоставляет разрешение, заставляет еще раз задуматься о том, что является предметом этого договора - выдача разрешения или передача права. Решение этого вопроса имеет не только теоретическое, но, в первую очередь, сугубо практическое значение.

От редакции «Бизнес-Инфо» С 15 июля 2016 г. п.1 ст.985 ГК изложен в новой редакции Законом № 352-З. По лицензионному договору сторона, обладающая исключительным правом использования объекта интеллектуальной собственности, предоставляет другой стороне разрешение использовать соответствующий объект интеллектуальной собственности. Не допускается безвозмездное предоставление права использования объекта интеллектуальной собственности в отношениях между коммерческими организациями, если иное не установлено законодательно.

Если рассматривать лицензию только как разрешение другому лицу осуществлять определенные действия с одновременным отказом правообладателя от возможности осуществления этих действий самостоятельно, то суть данного обязательства со стороны лицензиара будет заключаться в бездействии.

Если же, напротив, рассматривать лицензию как передачу лицензиаром лицензиату позитивного права (т.е. права осуществлять определенные действия), то со стороны лицензиара будет недостаточно воздерживаться от каких-либо мер, направленных на пресечение использования лицензиатом объекта исключительных прав, лицензиар должен будет сделать все необходимое для обеспечения юридической возможности такого использования. Именно в пользу последнего свидетельствуют нормы ст.984 ГК, согласно которым исключительные права передаются полностью или частично по договору.

Однако предмет лицензионного договора не исчерпывается только определенными исключительными правами, поскольку эти права не могут существовать в отрыве от объекта, в свою очередь, любой результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации существуют в качестве объектов интеллектуальной собственности лишь постольку, поскольку в их отношении действуют исключительные права. Именно поэтому предмет лицензионного договора следует определить как сложный объект, представляющий собой действия лицензиара по предоставлению определенного исключительного права (или его части) в отношении конкретного объекта права интеллектуальной собственности.

Если речь идет о патентных лицензиях, то для определения предмета таких договоров наряду с названием объекта необходимо указывать номер патента (свидетельства), позволяющий однозначно определить, по поводу чего заключается лицензионный договор.

Определение предмета лицензионного договора как исключительного права (части права) также предопределяет возможные способы использования объекта интеллектуальной собственности лицензиатом.

Вопрос о существенных условиях лицензионного договора требует подробного анализа. Согласно ст.402 ГК существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законодательстве как существенные для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В качестве существенного условия, предусмотренного законодательством, называют цену лицензионного договора, ссылаясь на норму ст.985 ГК, согласно которой лицензионный договор предполагается возмездным (примечание 5). Однако с таким суждением сложно согласиться. Что означает норма о предполагаемой возмездности лицензионного договора? Во-первых, она означает, что стороны лицензионного договора могут сделать его безвозмездным, прямо предусмотрев это в договоре, и, во-вторых, если стороны договора не предусмотрели в нем ни цену, ни условие о безвозмездности, то в данном случае должна применяться норма п.3 ст.394 ГК, в соответствии с которой исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая определяется по аналогии с другими подобными сделками. Таким образом, отсутствие в лицензионном договоре условия о цене, также как и условия о его безвозмездном характере, не влечет недействительности этого договора, а само условие о цене не является существенным.

А вот срок, на который предоставляется право, является существенным условием договора. Это следует из нормы п.3 ст.984 ГК, в соответствии с которой правила о лицензионном договоре применяются к договору, предусматривающему предоставление исключительных прав другому лицу на ограниченное время. Безусловно, срок, на который предоставляется лицензия, не может превышать срок действия исключительного права. Также следует отметить, что прекращение по какому-либо основанию исключительного права, принадлежащего лицензиару, автоматически прекращает и лицензионный договор.

В литературе высказывается мнение о том, что к числу существенных условий лицензионного договора также относятся:

• условие о виде лицензии (исключительная или неисключительная), а также

• условие о территории, на которую предоставляется лицензия (примечание 6).

Однако это мнение представляется спорным. В том, что касается условия о виде лицензии, применяется правило, содержащееся в п.1 ст.985 ГК: если в лицензионном договоре не предусмотрено иное, лицензия предполагается неисключительной. Таким образом, отсутствие в договоре условия о виде лицензии не дает оснований для признания договора незаключенным. Условие о территории не названо в ст.985 ГК. При этом, если речь идет об объектах права промышленной собственности, территория, на которой лицензиат может осуществлять вытекающее из договора право использования, по определению ограничивается территорией действия патента (свидетельства). Исключение составляет лишь лицензионный договор, заключаемый по поводу использования объектов авторского права или смежных прав: лицензионный договор должен содержать условие о территории, на которой допускается использование объекта авторского права или смежных прав (п.5 ст.44 Закона Республики Беларусь от 17.05.2011 № 262-З «Об авторском праве и смежных правах»).

От редакции «Бизнес-Инфо» С 27 мая 2020 г. ст.44 Закона № 262-З изложена в новой редакции Законом Республики Беларусь от 15.07.2019 № 216-З. Комментарий см. здесь.

Обратите внимание! Таким образом, к числу существенных условий лицензионного договора следует отнести его предмет и срок, на который предоставляется право.

Форма лицензионного договора

Гражданский кодекс не устанавливает специальных требований в отношении формы лицензионного договора. Такие требования установлены специальными законодательными актами, посвященными отдельным объектам интеллектуальной собственности.

Согласно норме п.6 ст.36 Закона о патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы лицензионный договор, а также внесение изменений в зарегистрированный лицензионный договор регистрируются в патентном органе в порядке, определяемом законодательством, если иное не установлено законодательными актами, и без такой регистрации считаются недействительными.

От редакции «Бизнес-Инфо» С 7 июля 2018 г. ст.36 Закона о патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы изложена в новой редакции Законом № 88-З. Комментарий см. здесь.

Закон о патентах на сорта растений в п.3 ст.29 предусматривает, что лицензионный договор заключается в письменной форме и подлежит регистрации патентным органом в Государственном реестре лицензионных договоров, договоров уступки и договоров залога прав на объекты интеллектуальной собственности Республики Беларусь. Несоблюдение требования о регистрации влечет недействительность лицензионного договора.

Статья 7 Закона Республики Беларусь от 07.12.1998 № 214-З «О правовой охране топологий интегральных микросхем» предусматривает, что договор передачи исключительного права на использование топологии частично (лицензионный договор) регистрируется в патентном органе и без регистрации считается недействительным.

От редакции «Бизнес-Инфо» С 28 июня 2019 г. следует руководствоваться ст.9 «Переход, передача, иное распоряжение исключительным правом на топологию» Закона № 214-З, изложенного в новой редакции Законом Республики Беларусь от 18.12.2018 № 151-З.

Согласно норме ст.24 Закона о товарных знаках лицензионный договор, а также изменения в зарегистрированный лицензионный договор регистрируются в патентном органе в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, и без такой регистрации считаются недействительными.

От редакции «Бизнес-Инфо» С 15 июля 2016 г. ст.24 Закона о товарных знаках изложена в новой редакции Законом № 352-З. Комментарий см. здесь.

Обратите внимание! Таким образом, в отношении лицензионных договоров, заключаемых по поводу всех объектов права промышленной собственности, не ограниченных в обороте, законодательством установлено требование регистрации, а также определены последствия, наступающие при отсутствии такой регистрации, - недействительность заключаемых договоров.

Порядок регистрации лицензионных договоров определен постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.03.2009 № 346. В соответствии с данным постановлением регистрация договоров осуществляется в течение 1 месяца с даты поступления в патентный орган требуемых документов.

Патентный орган осуществляет проверку наличия необходимых для регистрации документов и их соответствие установленным требованиям, а также соответствие положений представленного на регистрацию договора законодательству о праве промышленной собственности, в части:

• наличия у сторон договора правомочий на его заключение;

• предмета договора;

• вида передачи прав;

• объема передаваемых прав;

• срока действия договора.

Порядок регистрации договоров детализируется в Инструкции о порядке регистрации лицензионных договоров, договоров уступки прав на объекты права промышленной собственности, договоров о залоге имущественных прав, удостоверяемых свидетельством на товарный знак, знак обслуживания, и договоров комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга), утвержденной постановлением Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 15.04.2009 № 6 (далее - Инструкция № 6). Согласно Инструкции № 6 в отношении предмета договора проверяется:

• соответствие указанных в договоре сведений об объекте права промышленной собственности (его вид, номер патента) сведениям соответствующих государственных реестров;

• состояние правовой охраны объекта права промышленной собственности на момент осуществления процедуры регистрации (действие патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец);

• наличие ранее зарегистрированных договоров в отношении предмета представленного на регистрацию договора.

При наличии ранее зарегистрированных договоров в отношении предмета представленного на регистрацию договора проверяется, не противоречат ли его положения условиям ранее заключенных договоров в отношении вида передачи прав, объема передаваемых прав, срока и территории действия договора.

В отношении вида передачи прав проверяется:

• наличие в лицензионном договоре условий о предоставлении права использования объекта промышленной собственности;

• наличие в договоре уступки условий о передаче (уступке) исключительного права на объект промышленной собственности.

В отношении объема передаваемых прав устанавливается наличие в лицензионном договоре указания на вид лицензии (исключительная или неисключительная). При отсутствии такого указания лицензия предполагается неисключительной.

В отношении срока действия договора проверяется:

• соответствие срока действия договора сроку действия патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец;

• соответствие срока действия сублицензионного договора сроку действия лицензионного договора.

Инструкция № 6 не называет оснований, по которым может быть отказано в регистрации договора, а отсылает к норме абзаца 3 ст.25 Закона Республики Беларусь от 28.10.2008 № 433-З «Об основах административных процедур», в соответствии с которой отказ в регистрации возможен в связи с тем, что заинтересованным лицом представлены документы и (или) сведения, не соответствующие требованиям законодательства.

Права и обязанности сторон лицензионного договора

Акты законодательства, в которых упоминается лицензионный договор, не определяют прав и обязанностей его сторон (лицензиара и лицензиата), поэтому их необходимо определять исходя из самой природы договора.

Основным правом лицензиара является получение предусмотренного договором вознаграждения или иного встречного представления при условии, что лицензионный договор определен сторонами как возмездный.

Основная обязанность лицензиара - предоставление лицензиату права использования объекта интеллектуальной собственности. Однако это обязательство не ограничивается формальным указанием на то, что лицензиату предоставляется право, лицензиар должен обеспечить возможность его использования. Данное правило является общим и должно конкретизироваться применительно к особенностям объекта. Если лицензия представляется в отношении охраняемых технических решений (изобретения или полезной модели), лицензиату для того, чтобы воспользоваться правом, необходимо получить от лицензиара документацию, раскрывающую содержание этого решения более подробно, чем указанное в патенте описание. Однако обязанность лицензиара в части обеспечения реального осуществления передаваемых прав не ограничивается оказанием технической помощи. Гораздо большее значение имеет юридическая составляющая этой обязанности. Лицензиар в первую очередь должен обеспечить действительность передаваемого права в отношениях лицензиата с третьими лицами. Так, лицензиар должен обеспечить сохранение в силе патента, на основе которого предоставляется лицензия (уплачивать пошлины для поддержания патента в силе, защищать патент в случае его оспаривания третьими лицами и т.п.).

Основной обязанностью лицензиата в том случае, когда лицензионный договор является возмездным, является выплата лицензионного платежа. На практике существует несколько форм лицензионного платежа:

• паушальная (твердая) сумма - когда заранее рассчитанная сумма должна быть выплачена единовременно или по частям;

• роялти (периодические платежи) - когда выплаты являются многократными и рассчитываются в соответствующие периоды;

• комбинированный платеж, при котором определенная сумма выплачивается лицензиатом единовременно, а в дальнейшем осуществляется выплата роялти (примечание 7).

Наиболее распространенным способом определения лицензионного платежа является роялти. При этом в качестве базиса для исчисления роялти стороны лицензионного договора могут использовать объем производства (количество выпускаемого товара), отпускную стоимость произведенного товара, прибыль лицензиата и т.п.

Конструкция лицензионного договора, предусмотренная действующим законодательством, не предполагает обязанности лицензиата использовать объект интеллектуальной собственности. Однако это не означает, что стороны не могут предусмотреть такое условие в договоре. Более того, если речь идет о лицензии в отношении изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, включение в договор обязанности освоения во многих случаях является необходимостью: патентообладатель заинтересован в том, чтобы производимый по лицензии товар не только выполнял рекламную функцию, но и приносил доход, если лицензионный платеж определяется исходя из количества и (или) стоимости произведенных изделий.

Лицензионный договор в зависимости от его специфики может предусматривать и иные обязанности лицензиата:

• осуществлять улучшение предмета лицензии;

• не предпринимать действий по оспариванию патента;

• информировать лицензиара о ставших известными случаях нарушения исключительного права;

• не разглашать информацию, отнесенную сторонами к категории конфиденциальной, и др. (примечание 8).

В вопросе об ответственности сторон в рамках лицензионного договора необходимо обратиться к норме п.2 ст.989 ГК, который предусматривает, что при нарушении договоров об использовании объектов права интеллектуальной собственности применяются общие правила об ответственности сторон за нарушение обязательств. Согласно общему правилу, установленному ст.364 ГК, должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, при этом под убытками понимаются как реальный ущерб, так и упущенная выгода. Остается лишь сформулировать, за неисполнение или ненадлежащее исполнение каких обязательств будут нести ответственность соответственно лицензиар и лицензиат. Как отмечают многие исследователи, поскольку специальная регламентация лицензионных договоров на уровне закона практически отсутствует, определение условий об ответственности является прерогативой сторон (примечание 9).

Основная обязанность лицензиата - выплата обусловленного договором лицензионного платежа. Если лицензионный платеж должен осуществляться в денежной форме, то в случае невыполнения этого обязательства наряду с общим требованием возмещения убытков лицензиар вправе взыскать с лицензиата проценты в соответствии со ст.366 ГК.

Если лицензионный договор предусматривает обязательства лицензиата по освоению предмета лицензии, то в случае нарушения этого обязательства лицензиар вправе потребовать от лицензиата исполнения обязательства в натуре.

Выход лицензиата в использовании объекта интеллектуальной собственности за пределы, определенные лицензионным договором, порождает ответственность не за нарушения договорного обязательства, а за нарушение исключительного права лицензиара.

Если вопрос о возможной ответственности лицензиата решается в силу того, что его обязательства явным образом выражены (перечислять лицензионные платежи, осуществлять определенные действия по использованию соответствующего объекта и т.п.), то в отношении лицензиара нельзя установить, какую ответственность он должен нести перед контрагентом. Ответить на этот вопрос можно только исходя из определения правовой сути лицензионного договора как средства передачи права. Если основной обязанностью лицензиара является предоставление права, то и его ответственность будет наступать за недостатки этого права.

Недостатками права могут быть как его отсутствие (отсутствие патента, признание выданного патента недействительным), досрочное прекращение действия патента, так и невозможность реализации права ввиду оспаривания его третьими лицами. Исходя из того, что к лицензионному договору применяются общие нормы об ответственности за нарушение обязательств, лицензиар, не выполнивший свое обязательство предоставить право или обеспечить юридическую возможность этим правом пользоваться в течение срока действия договора, обязан возместить лицензиату все понесенные им убытки. Кроме того, невозможность для лицензиата воспользоваться предоставленным правом по вине лицензиара вполне обоснованно может рассматриваться в качестве существенного нарушения договора, дающего право лицензиату в соответствии со ст.420 ГК потребовать расторжения договора.

Сублицензионный договор

Разновидностью лицензионного договора является сублицензионный договор, который заключается лицензиатом с другим лицом, если это было разрешено условиями лицензионного договора.

Обратите внимание! Поскольку сублицензионный договор является производным от лицензионного договора, то сублицензиату могут быть предоставлены только такие права (способы использования соответствующего объекта интеллектуальной собственности), которые прямо предусмотрены в основном (лицензионном) договоре для лицензиата.

Следует обратить особое внимание на основание для заключения сублицензионного договора. Законодатель говорит о том, что лицензиат вправе заключить сублицензионный договор лишь «… в случаях, предусмотренных лицензионным договором». Это означает, что возможность заключения сублицензионного договора должна быть прямо предусмотрена договором. Согласие лицензиара на заключение лицензиатом сублицензионного договора, даже выраженное в письменной форме, не будет иметь юридической силы до тех пор, пока не станет частью лицензионного договора.

Однако ряд вопросов все-таки остается нерешенным. Во-первых, законодатель не установил, какие правила должны применяться в отношении сублицензионного договора, как это сделал, например, в отношении договора субаренды, установив, что к нему применяются правила о договорах аренды, если иное не установлено ГК или иным законодательством.

Решая вопрос о том, каким правилам должен подчиняться сублицензионный договор, необходимо исходить из предусмотренного ст.5 ГК применения аналогии права и применять правила о лицензионном договоре в той части, в которой это не противоречит существу отношений сторон в рамках сублицензионного договора.

Вторая не решенная законодателем проблема состоит в том, что лицо, приобретающее право использования объекта интеллектуальной собственности на основании лицензионного договора, лишается этого права не только в случае прекращения самого исключительного права, но и в случае прекращения по какому-либо основанию лицензионного договора. Иными словами, сублицензиат имеет гораздо меньше правовых гарантий в отношении возможности пользоваться полученным по договору правом.

В литературе встречается утверждение о том, что сублицензионный договор может быть заключен только обладателем исключительной лицензии (примечание 10). Подобное утверждение представляется не основанным на нормах законодательства, поскольку ст.985 ГК позволяет заключить сублицензионный договор независимо от того, какого вида лицензионный договор был заключен.

Форма сублицензионного договора подчиняется общим правилам о форме сделок.

Справочно Подробнее см. раздел 6 «Способы использования и распоряжения правами на объекты интеллектуальной собственности» подборки «Интеллектуальная собственность».

Примечание 1. Введение в интеллектуальную собственность. Женева: ВОИС, 1998. - С.87.

Примечание 2. Городов О.А. Патентное право: учебн. пособие. / О.А.Городов. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. - С.420.

Примечание 3. Штумпф Г. Лицензионный договор. Пер. с нем. / Г.Штумпф. - М.: Прогресс, 1988. - С.47.

Примечание 4. Штумпф Г. Лицензионный договор. Пер. с нем. / Г.Штумпф. - М.: Прогресс, 1988. - С.48.

Примечание 5. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Республики Беларусь в 3 т. - Мн.: ООО «Претти». - Т.3. - С.37.

Примечание 6. Федорова Ю.А. Лицензионный договор / Ю.А.Федорова // Юрист, 2003. - № 11. - С.27; № 12. - С.39.

Примечание 7. Введение в интеллектуальную собственность. - Женева: ВОИС. - С.80-82.

Примечание 8. Штумпф Г. Указ. соч. - С.121-139.

Примечание 9. Городов О.А. Указ. соч. - С.429.

Примечание 10. Паращенко В.Н. Хозяйственное право Республики Беларусь. Особенная часть / В.Н.Паращенко. - Мн: ПолиБиг, 1999. - С.308.

24.12.2014

Сергей Лосев, кандидат юридических наук