Материал помещен в архив

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
о предоставлении права на использование товарного знака

____________________________________ (полное наименование организации), именуем__ в дальнейшем «Лицензиар», в лице ___________________________ (Ф.И.О., должность), действующ___ на основании ______________________________ (наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия) (комментарий 1), с одной стороны и ____________________________________ (полное наименование организации), именуем__ в дальнейшем «Лицензиат», в лице ___________________________ (Ф.И.О., должность), действующ__ на основании ______________________________ (наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия), при совместном упоминании именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», в целях обеспечения успешной и законной реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) на рынке ______________________________ с использованием товарного знака, достижения Сторонами наилучших экономических результатов хозяйственной деятельности, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Вариант 1 (при возмездном лицензионном договоре)

1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования в предпринимательской деятельности ________________________ (вид товарного знака) (комментарий 2) товарного знака «__________________________» (наименование товарного знака), принадлежащего Лицензиару на основании свидетельства на товарный знак № _____________, зарегистрированного Национальным центром интеллектуальной собственности Республики Беларусь «___» ____________ 20__ г. (далее - Товарный знак) (комментарий 3), на условиях _______________________ (вид лицензии) лицензии (комментарий 4), а Лицензиат обязуется использовать Товарный знак в соответствии с настоящим договором и уплачивать Лицензиару обусловленное настоящим договором вознаграждение (комментарий 5).

Вариант 2 (при безвозмездном лицензионном договоре)

1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования в предпринимательской деятельности ________________________ (вид товарного знака) (комментарий 2) товарного знака «__________________________» (наименование товарного знака), принадлежащего Лицензиару на основании свидетельства на товарный знак № _____________, зарегистрированного Национальным центром интеллектуальной собственности Республики Беларусь «___» ____________ 20__ г. (далее - Товарный знак) (комментарий 3), на условиях _______________________ (вид лицензии) лицензии (комментарий 4), а Лицензиат обязуется использовать Товарный знак в соответствии с настоящим договором (комментарий 5).

1.2. Право использования Товарного знака передается в отношении следующих классов товаров (работ (услуг)) (комментарий 6):

1.3. Изображение Товарного знака приведено в приложении ___ к настоящему договору.

1.4. Право на использование Товарного знака предоставляется на территории: ______________________________________ (территория, на которой Товарный знак фактически используется Лицензиаром) (комментарий 7).

Вариант 1

1.5. Лицензиар подтверждает, что на момент заключения настоящего договора у третьих лиц отсутствуют законные права на использование Товарного знака.

Вариант 2

1.5. Лицензиар информирует Лицензиата о других заключенных им на момент заключения настоящего договора лицензионных договорах в отношении Товарного знака согласно приложению ____ к настоящему договору (комментарий 8).

2. НАЧАЛО И СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЛИЦЕНЗИИ

2.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его регистрации в Национальном центре интеллектуальной собственности Республики Беларусь (далее - НЦИС) (комментарий 9) и действует до «___» ___________ 20__ г. Условием регистрации договора в НЦИС является его подписание надлежаще уполномоченными на то представителями обеих Сторон с приложением надлежаще заверенных документов, подтверждающих полномочия на подписание настоящего договора (комментарий 10), и скрепление круглыми печатями Сторон.

2.2. Срок предоставления права использования Товарного знака (срок лицензии) равен сроку действия настоящего договора (комментарий 11).

2.3. В случае продления срока регистрации Товарного знака срок действия настоящего договора (срок лицензии) подлежит продлению путем заключения дополнительного соглашения к настоящему договору (комментарий 12).

Вариант 1

2.4. Прекращение срока лицензии не дает права Лицензиару запретить Лицензиату распространять, в том числе посредством продажи, товар, введенный Лицензиатом в гражданский оборот в течение срока действия лицензии, с использованием Товарного знака.

Вариант 2

2.4. После прекращения срока лицензии Лицензиат утрачивает право распространять, в том числе посредством продажи, товар, введенный Лицензиатом в гражданский оборот в течение срока действия лицензии, с использованием Товарного знака. Нереализованный в течение срока действия лицензии товар подлежит возврату Лицензиару в следующем порядке: ______________________________ (комментарий 10).

2.5. Прекращение срока лицензии не дает Лицензиату права регистрировать и (или) использовать какие-либо иные товарные знаки, сходные с Товарным знаком или наименованием Лицензиара, если только Лицензиат не получил на это предварительное письменное разрешение Лицензиара (комментарий 11).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Лицензиар обязуется:

3.1.1. предоставить право использования Товарного знака в соответствии с положениями настоящего договора;

3.1.2. поддерживать в силе охрану Товарного знака на территории, указанной в п.1.4 настоящего договора, в течение всего срока действия договора;

3.1.3. зарегистрировать настоящий договор в НЦИС не позднее ___ (_______________) (цифрами и прописью) ______________________ (календарных, рабочих, банковских) дней с даты подписания настоящего договора (комментарий 12).

3.2. Лицензиат обязуется:

3.2.1. использовать Товарный знак при условии, что качество товаров Лицензиата, для которых используется Товарный знак, будет не ниже качества товаров Лицензиара, для которых используется Товарный знак (в случае их производства) (комментарий 13);

3.2.2. при использовании Товарного знака указывать, что Товарный знак используется по лицензии «___________________» (наименование Лицензиара) (комментарий 14);

3.2.3. при использовании Товарного знака обозначать его с применением знака ® или других подходящих обозначений (комментарий 15);

3.2.4. если Лицензиату станет известно, что Товарный знак противоправно используется третьими лицами, незамедлительно информировать об этом Лицензиара;

При возмездном лицензионном договоре

3.2.5. своевременно и полностью уплачивать лицензионное вознаграждение в соответствии с разделом 4 настоящего договора.

3.3. Лицензиар имеет право:

3.3.1. проверять соответствие качества производимого Лицензиатом товара с Товарным знаком (далее - Товар) (в случае его производства) технико-качественным показателям, определяемым в приложении ___ к настоящему договору. При этом Лицензиар имеет право поручить проверку качества Товара Лицензиата компетентному органу: _________________________.

О проведении проверки качества Лицензиар обязан письменно уведомить Лицензиата не позднее ___ (________________) (цифрами и прописью) (календарных, рабочих) дней до даты проверки, указав в уведомлении следующую информацию:

_________________________________________________________________.

Проверки качества не могут проводиться чаще ______________________________.

При проведении проверки качества Лицензиар не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Лицензиата и обязан возместить последнему все убытки, причиненные таким вмешательством (комментарий 16).

3.4. Лицензиат имеет право:

Вариант 1

3.4.1. использовать Товарный знак для индивидуализации товаров (работ (услуг)), определяемых согласно п.1.2 настоящего договора, любыми не противоречащими законодательству Республики Беларусь способами;

Вариант 2

3.4.1. использовать Товарный знак на товарах, для которых он зарегистрирован, их этикетках, упаковке в пределах, установленных настоящим договором, а также в глобальной компьютерной сети Интернет (в том числе в доменном имени), на документации, связанной с введением Товара в гражданский оборот, деловой рекламе, на деловой и сопроводительной документации;

Вариант 3

3.4.1. использовать Товарный знак для индивидуализации товаров, определяемых согласно п.1.2 настоящего договора, любыми не противоречащими законодательству Республики Беларусь способами, за исключением размещения Товарного знака в глобальной компьютерной сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации;

3.4.2. использовать Товарный знак в том виде, в котором он был зарегистрирован. Изменение Товарного знака Лицензиатом не допускается;

Вариант 1

3.5. Лицензиат имеет право применять Товарный знак совместно со своим товарным знаком.

Вариант 2

3.5. Лицензиат не имеет права применять Товарный знак совместно со своим товарным знаком.

Вариант 1.1

3.6. Лицензиат имеет право предоставлять сублицензии на Товарный знак другим лицам в пределах, определенных настоящим договором. При этом ответственность перед Лицензиаром за действия сублицензиатов несет Лицензиат.

Вариант 1.2

3.6. Лицензиат имеет право предоставлять сублицензии на Товарный знак другим лицам в пределах, определенных настоящим договором. При этом ответственность перед Лицензиаром за действия сублицензиатов несет Лицензиат.

Лицензиат обязан предварительно письменно согласовать с Лицензиаром предоставление сублицензии конкретным лицам.

Вариант 2

3.6. Лицензиат не имеет права предоставлять сублицензии на Товарный знак другим лицам в пределах, определенных настоящим договором (комментарий 17).

3.7. Лицензиат не имеет права использовать Товарный знак иными способами, кроме способов, оговоренных в подп.3.4.1 настоящего договора.

4. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

При возмездном лицензионном договоре

Вариант 1

4.1. Размеры и сроки уплаты лицензионного вознаграждения устанавливаются в приложении к настоящему договору, согласуемому Сторонами дополнительно.

Вариант 2

4.1. За предоставленное право использования Товарного знака по настоящему договору Лицензиат выплачивает Лицензиару лицензионное вознаграждение в виде:

4.1.1. паушального платежа в сумме в белорусских рублях, эквивалентной _______ (_______________) (цифрами и прописью) _______________ (валюта) на день проведения платежа, не позднее ___ (_______________) (цифрами и прописью) ______________________ (календарных, рабочих, банковских) дней с даты подписания настоящего договора (комментарий 18);

4.1.2. роялти в размере ____ % (______________ процентов) от стоимости товаров, произведенных (реализованных) с использованием Товарного знака (комментарий 19).

Роялти уплачивается (выбрать необходимое):

 ежеквартально не позднее ___ (____________) числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

 ежемесячно не позднее ___ (____________) числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

При этом Лицензиат представляет Лицензиару письменный отчет об объемах и стоимости произведенных (реализованных) с использованием Товарного знака товаров не позднее ___ (_______________) числа отчетного периода.

Лицензиар вправе с привлечением независимого аудитора, назначенного Лицензиаром и одобренного Лицензиатом, проверять бухгалтерские документы, относящиеся к настоящему договору, не более ____ (________________) раз в год) в целях определения точности отчетов, предоставляемых Лицензиатом. Такие проверки проводятся в месте нахождения Лицензиата. Проверки бухгалтерской документации за любой финансовый год Лицензиата должны производиться в пределах трех лет после окончания соответствующего финансового года.

Вариант 3

4.1. Размер лицензионного вознаграждения за право использования Товарного знака составляет сумму в белорусских рублях, эквивалентную _______ (_______________) (цифрами и прописью) _______________ (валюта) на день проведения платежа.

Лицензионное вознаграждение подлежит уплате (выбрать необходимое):

 единовременно не позднее ___ (_______________) (цифрами и прописью) ______________________ (календарных, рабочих, банковских) дней с даты подписания настоящего договора;

 единовременно не позднее ___ (_______________) (цифрами и прописью) ______________________ (календарных, рабочих, банковских) дней с даты вступления в силу настоящего договора;

 в размере ____ % не позднее ___ (_______________) (цифрами и прописью) ______________________ (календарных, рабочих, банковских) дней с даты подписания настоящего договора, ____ % - не позднее «___» _______________ 20__ г.;

 в соответствии с графиком платежей согласно приложению __ к настоящему договору.

4.2. Все расчеты по настоящему договору осуществляются в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Лицензиара, указанный в разделе 12 настоящего договора. Обязательства Лицензиата по оплате считаются исполненными на дату зачисления (фактического поступления) денежных средств на расчетный счет Лицензиара (комментарий 20). В качестве назначения платежного поручения Лицензиат указывает следующее: «_______________________________________________________». По соглашению Сторон расчеты могут производиться путем внесения наличных денежных средств в кассу Лицензиара (комментарий 21).

4.3. Лицензиат имеет право исполнить обязательства по уплате лицензионного вознаграждения досрочно (комментарий 22).

4.4. Все расходы, связанные с регистрацией настоящего договора, несет Лицензиар. Расходы, связанные с регистрацией изменений и (или) дополнений в настоящий договор, несет Сторона, определенная в дополнительном соглашении об изменении и (или) дополнении настоящего договора.

5. ПРИЗНАНИЕ ПРАВА ВЛАДЕНИЯ ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ И УСЛОВИЯ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

5.1. Лицензиар гарантирует, что на момент заключения и в период действия настоящего договора он владеет Товарным знаком и имеет исключительное право на Товарный знак: исключительное право использовать Товарный знак и распоряжаться им, в том числе запрещать использование Товарного знака другими лицами.

5.2. Лицензиат соглашается с тем, что он:

5.2.1. использует Товарный знак в том виде, в котором Товарный знак зарегистрирован, только в соответствии с положениями и условиями, оговоренными в настоящем договоре, и не вносит в них изменения в процессе использования;

5.2.2. обязуется не оспаривать достоверность регистрации Товарного знака во время действия настоящего договора и после истечения срока его действия;

5.2.3. обязуется не получать иных привилегий, прав и преимуществ, возникающих в отношении Товарного знака или в связи с ним или в связи с престижем, ассоциируемым с Товарным знаком, кроме права, полученного Лицензиатом в соответствии с п.1.1 настоящего договора;

5.2.4. не регистрирует и (или) не использует какие-либо иные товарные знаки, идентичные или сходные с Товарным знаком или с наименованием Лицензиара, в течение срока действия настоящего договора и после его истечения, если только Лицензиат не получил на это предварительное письменное разрешение Лицензиара;

5.2.5. использует Товарный знак при условии, что качество производимых Товаров (в случае их производства) будет не ниже качества товаров Лицензиара и что Лицензиар осуществляет контроль за выполнением настоящего условия;

5.2.6. предоставляет Лицензиару любую информацию об использовании Лицензиатом Товарного знака, которая может потребоваться Лицензиару, в том числе информацию о размере выручки, полученной от реализации товаров с изображением Товарного знака;

5.2.7. не использует в своих деловых операциях любые другие товарные знаки, если это может привести к недоразумениям или обману;

5.2.8. в кратчайшие сроки сообщает Лицензиару подробные сведения о любом использовании каким-либо лицом Товарного знака или способа рекламы, которые могли бы нарушать исключительное право на Товарный знак, или о любом ином акте недобросовестной конкуренции, или о любой претензии со стороны третьих лиц в отношении того, что Товарный знак не действителен, нарушает права какого-либо лица или может быть оспорен каким-либо способом, и предоставляет всю необходимую информацию и помощь, если Лицензиар решит, что необходимо начать судебное разбирательство;

5.2.9. Лицензиат не имеет права использовать товарный знак иными способами, кроме способов, оговоренных в подп.3.4.1 настоящего договора.

6. ПОЛОЖЕНИЯ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

6.1. Все положения настоящего договора, приложений и иной документации к нему, а также вся иная информация, которая стала известна Сторонам в связи с исполнением настоящего договора, включая, но не исчерпываясь любой технической информацией, в том числе обо всех выпущенных и не выпущенных Сторонами продуктах, любой информацией о маркетинге и продвижении продуктов, политике Сторон на рынке, планах Сторон, информацией о Сторонах (обороты, объемы продаж, состояние склада, заключенные и незаключенные контракты, клиенты Сторон и пр.), информацией, содержащейся в переписке работников Сторон, вне зависимости от используемых сотрудниками адресов электронной почты, являются конфиденциальными и не подлежат разглашению Сторонами третьим лицам в течение срока действия настоящего договора и после его окончания без предварительного письменного разрешения на то другой Стороны, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Республики Беларусь.

6.2. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, составляющую коммерческую тайну Сторон, в течение срока действия настоящего договора и после его окончания, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Республики Беларусь (комментарий 23).

Стороны договорились, что информация, полученная в связи с исполнением настоящего договора, будет коммерческой тайной при соблюдении нижеуказанных условий:

1) информация предоставляется в документарной форме или на электронном носителе, и эта информация или ее носитель содержат гриф «Коммерческая тайна» с указанием обладателя информации;

2) информация, которая предоставляется визуально, устно или в другой бездокументарной форме, ясно определена Стороной как коммерческая тайна.

6.3. Стороны обязуются предпринимать в отношении известной конфиденциальной информации и информации, являющейся коммерческой тайной, меры по недопущению ее разглашения и охране конфиденциальности этой информации, хранить и обрабатывать такую информацию в соответствии с установленным каждой из Сторон порядком по сохранению конфиденциальной информации и информации, составляющей коммерческую тайну.

6.4. Получающая Сторона обязуется предоставлять доступ к конфиденциальной информации и информации, составляющей коммерческую тайну, только работникам, которым такой доступ необходим в связи с выполнением задач по исполнению настоящего договора.

6.5. Получающая Сторона надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством образом оформляет доступ своих работников к конфиденциальной информации и информации, составляющей коммерческую тайну, и создает необходимые условия для соблюдения положений настоящего договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае если Лицензиар обнаружит, что качество Товара Лицензиата с использованием Товарного знака ниже качества товаров Лицензиара, он должен письменно уведомить об этом Лицензиата с указанием выявленных недостатков и срока для их устранения.

Вариант 1.1 (при возмездном лицензионном договоре)

7.2. Если после устранения недостатков в срок, указанный в письменном предупреждении согласно п.7.1 настоящего договора, качество Товара с использованием Товарного знака окажется ниже качества товара Лицензиара, последний имеет право незамедлительно расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление Лицензиату с указанием даты расторжения договора. В данном случае Стороны производят перерасчет лицензионного вознаграждения с учетом фактического времени использования Товарного знака. При этом излишне уплаченная сумма лицензионного вознаграждения подлежит возврату.

Вариант 1.2 (при возмездном лицензионном договоре)

7.2. Если после устранения недостатков в срок, указанный в письменном предупреждении согласно п.7.1 настоящего договора, качество Товара с использованием Товарного знака окажется ниже качества товара Лицензиара, последний имеет право незамедлительно расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление Лицензиату с указанием даты расторжения договора. При этом суммы лицензионного вознаграждения не подлежат возврату.

Вариант 1.3 (при возмездном лицензионном договоре)

7.2. Если после устранения недостатков в срок, указанный в письменном предупреждении согласно п.7.1 настоящего договора, качество Товара с использованием Товарного знака окажется ниже качества товара Лицензиара, последний имеет право незамедлительно расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление Лицензиату с указанием даты расторжения договора. В данном случае Стороны производят перерасчет лицензионного вознаграждения с учетом фактического времени использования права на использование Товарного знака, при этом излишне уплаченная сумма лицензионного вознаграждения в виде роялти подлежит возврату. Паушальный платеж возврату не подлежит.

Вариант 2 (при безвозмездном лицензионном договоре)

7.2. Если после устранения недостатков в срок, указанный в письменном предупреждении согласно п.7.1 настоящего договора, качество Товара с использованием Товарного знака окажется ниже качества товара Лицензиара, последний имеет право незамедлительно расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление Лицензиату с указанием даты расторжения договора.

При возмездном лицензионном договоре

7.3. За нарушение сроков оплаты Лицензиар вправе требовать с Лицензиата уплаты неустойки (пени) в размере _____ % суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более суммы в белорусских рублях, эквивалентной _________ (____________) (цифрами и прописью) _______________ (валюта).

7.4. Размер процентов за пользование чужими денежными средствами составляет ___ % (______________ процента) суммы задолженности за каждый день просрочки (комментарий 24).

7.5. За уклонение от регистрации договора, вносимых в него изменений, его прекращения добросовестная Сторона вправе требовать от Стороны, допустившей такое нарушение, уплаты неустойки (штрафа) в размере суммы в белорусских рублях, эквивалентной _________ (____________) (цифрами и прописью) _______________ (валюта).

7.6. После истечения срока действия договора или в случае его досрочного расторжения Лицензиат должен немедленно прекратить использование Товарного знака. В случае непрекращения использования Товарного знака Лицензиат должен возместить Лицензиару убытки и упущенную выгоду, возникшие у него при несанкционированном использовании Товарного знака Лицензиатом, с момента прекращения действия договора до момента фактического прекращения использования товарного знака Лицензиатом, а также уплатить штраф в сумме в белорусских рублях, эквивалентной _________ (____________) (цифрами и прописью) _______________ (валюта).

7.7. Лицензиар несет субсидиарную ответственность по предъявляемым пользователем к Лицензиату требованиям о несоответствии качества товаров (работ, услуг), продаваемых (выполняемых, оказываемых) по договору.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода времени. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего договора отнесли: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, извержение вулкана, сель, оползень, цунами и т. п.), температуру, силу ветра и уровень осадков в месте исполнения обязательств по настоящему договору, исключающих для человека нормальную жизнедеятельность; мораторий органов власти и управления; забастовки, организованные в установленном законом порядке, и другие обстоятельства, которые могут быть определены Сторонами как непреодолимая сила для надлежащего исполнения обязательств.

8.2. Стороны признают, что неплатежеспособность какой-либо из Сторон не относится к обстоятельствам непреодолимой силы.

8.3. В случае наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы неисправная Сторона обязана в течение ____ (_______________) календарных дней с момента наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы письменно уведомить об этом другую Сторону.

8.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступивших обстоятельствах непреодолимой силы и их прекращении лишает права неисправную Сторону ссылаться на указанные обстоятельства как на основание освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору.

8.5. Бремя доказывания наличия обстоятельств непреодолимой силы несет неисправная Сторона. Документ, выданный _________________________________, признается достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.6. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более ________________, то любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, направив другой Стороне письменное уведомление.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. В случае возникновения разногласий или споров между Сторонами по вопросам, связанным с исполнением обязательств по настоящему договору, Стороны примут все возможные меры к разрешению их путем переговоров в духе делового партнерства и сотрудничества.

Вариант 1

9.2. Претензия (предложение о досудебном урегулировании спора) должна быть рассмотрена Стороной в течение ____ (_______________) __________________ (календарных, рабочих) дней с момента ее получения. При частичном или полном отклонении претензии к ответу прилагаются копии документов, обосновывающих отклонение претензии (комментарий 25).

Вариант 2

9.2. Претензионный порядок разрешения споров по вопросам, связанным с исполнением обязательств по настоящему договору, не является обязательным.

Вариант 1

9.3. Если Стороны не придут к согласию путем переговоров и (или) в претензионном порядке, спор будет рассмотрен судебной коллегией по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь.

Вариант 2

9.3. Все споры или претензии, вытекающие из договора или связанные с ним, включая споры по его действительности, нарушению, расторжению или ничтожности, разрешаются окончательно в соответствии с арбитражным регламентом _______________________ (наименование арбитражного учреждения) в соответствии с правом Республики Беларусь (комментарий 26).

10. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий договор может быть изменен и (или) дополнен Сторонами в период его действия на основе взаимного согласия и наличия объективных причин для таких действий Сторон.

10.2. Любые соглашения Сторон по изменению и (или) дополнению условий настоящего договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены круглыми печатями Сторон. В том случае, если дополнительные соглашения к настоящему договору подписаны представителями Сторон, подписавшими настоящий договор, и основания их полномочий не изменились, копии удостоверяющих полномочия документов не прилагаются.

10.3. Если Стороны не достигли согласия о приведении настоящего договора в соответствие с изменившимися обстоятельствами (изменение или дополнение условий настоящего договора), по требованию заинтересованной Стороны договор может быть изменен и (или) дополнен по решению суда только при наличии условий, предусмотренных действующим законодательством Республики Беларусь.

10.4. Последствия изменения и (или) дополнения настоящего договора определяются взаимным соглашением Сторон или судом по требованию любой из Сторон.

10.5. Стороны пришли к соглашению, что любая из Сторон может прекратить действие договора в одностороннем порядке без указания причин, уведомив другую Сторону в письменной форме не позднее ___________________________ (указать срок) до момента расторжения договора.

10.6. Стороны обязуются в установленном порядке уведомлять НЦИС об изменении и прекращении действия настоящего договора в течение ___ (_______________) (цифрами и прописью) ______________________ (календарных, рабочих, банковских) дней с момента его изменения, прекращения. Сторона, обязанная уведомить НЦИС, определяется в дополнительном соглашении об изменении и (или) дополнении договора, акте о его расторжении.

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. С момента вступления в силу настоящего договора все предыдущие переговоры, переписка, соглашения Сторон, касающиеся его предмета, заключенные ранее в устной или письменной форме, теряют юридическую силу.

11.2. Документы-оригиналы, переданные на подпись другой Стороне, должны быть возращены не позднее ____ (__________) календарных дней с момента получения.

11.3. Все уведомления и корреспонденция, предусмотренные настоящим договором или направляемые в связи с ним, должны быть вручены под подпись либо направлены заказным письмом с уведомлением о вручении или с объявленной ценностью по адресам, указанным в разделе 12 настоящего договора.

11.4. Об изменении указанных в настоящем договоре адресов, банковских и иных реквизитов Стороны обязаны незамедлительно уведомить друг друга в письменной форме и предоставить необходимую информацию об изменении наименования, данных руководителя (при его смене), адреса, адреса размещения, Товарного знака. Неисполняющая Сторона несет ответственность за все негативные последствия, связанные с неисполнением указанной обязанности.

11.5. По вопросам, не урегулированным настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.

11.6. Все приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

11.7. Договор составлен в двух оригинальных экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Справочно Дополнительно см. подборку «Интеллектуальная собственность» рубрики «Всё по одной теме».

Комментарий 1. Согласно п.1 ст.161, п.1 части первой ст.162 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК) документ, выражающий содержание сделки, должен быть подписан лицом, должным образом уполномоченным на совершение сделки.

В соответствии с п.1 ст.49 ГК юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законодательством и учредительными документами. Законодательством предусмотрена возможность представительства перед третьими лицами на основании соответствующих полномочий.

Основания полномочия представительства перед третьими лицами определены п.1 ст.183, п.5 ст.186 ГК. Так, совершение сделки от имени юридического лица возможно исключительно:

• руководителем юридического лица - без доверенности;

• иным лицом - в силу полномочия, основанного:

- на доверенности;

- законодательстве;

- акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного управления и самоуправления.

Обратите внимание! Трудовой договор (контракт), должностная инструкция, приказ и иные подобные документы носят внутриорганизационный характер и не создают представительства (правомочия совершать сделки) для гражданско-правовых отношений.

Поскольку заключение лицензионного договора на использование товарного знака на практике, как правило, коррелирует иным сделкам между субъектами хозяйствования - дистрибьюторским соглашениям, договорам поставки рамочного характера, опосредующим значительный объем товарооборота, во избежание возможных споров, в том числе о совершении сделки неуполномоченным лицом (ст.184 ГК), целесообразно проверить действительность полномочий представителя контрагента на совершение сделки.

Комментарий 2. В соответствии с п.2 ст.1 Закона Республики Беларусь от 05.02.1993 № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания» (далее - Закон о товарных знаках), пп.4-11 Положения о порядке регистрации товарного знака и знака обслуживания, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.12.2009 № 1719 (далее - Положение о порядке регистрации), в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные обозначения, включая имена собственные, сочетания цветов, буквенные, цифровые, изобразительные, объемные обозначения, включая форму товара или его упаковку, а также комбинации таких обозначений.

Таким образом, по форме выражения выделяются следующие виды товарных знаков:

• словесные;

• изобразительные;

• объемные;

• звуковые;

• комбинированные.

Словесные товарные знаки самые распространенные. К ним можно отнести буквы, слова, предложения и пр., например названия компаний, иначе именуемые логотипами, девизы компаний или их слоганы.

Изобразительные товарные знаки представляют собой изображения различных геометрических фигур, линий, предметов, животных, людей, географических, природных объектов и др. Как правило, данный вид товарных знаков называют эмблемами.

Объемные товарные знаки - оригинальные упаковки или сам товар, позволяющий определить его изготовителя. Такие товарные знаки обычно используют производители продуктов питания, парфюмерно-косметические компании.

Звуковые товарные знаки - фрагмент музыкального произведения или короткий оригинальный звук, звук природы, быта, промышленных предприятий и пр. Пример звуковых товарных знаков - позывные радиостанций, радиопрограмм, аудиологотипы.

Комбинированные товарные знаки представляют собой сочетание перечисленных выше знаков в различных комбинациях.

Комментарий 3. Основание для правовой охраны товарного знака в Республике Беларусь - его регистрация в государственном учреждении «Национальный центр интеллектуальной собственности» (далее - НЦИС) или международные договоры Республики Беларусь.

Регистрация товарного знака в НЦИС подтверждается выдачей специального правоудостоверяющего документа - свидетельства на товарный знак.

Только владелец товарного знака имеет исключительное право использовать товарный знак и распоряжаться им, а также право запрещать использование товарного знака другими лицами.

Никто не может использовать охраняемый на территории Республики Беларусь товарный знак, на который выдано свидетельство, без разрешения его владельца.

Таким образом, при заключении лицензионного договора о предоставлении права на использование товарного знака в первую очередь следует проверить, охраноспособен ли в Республике Беларусь соответствующий товарный знак.

Ознакомиться с зарегистрированными в Республике Беларусь товарными знаками можно, воспользовавшись поисковым сервисом, размещенным на сайте НЦИС (http://www.belgospatent.org.by/database/index.php?pref=tz&lng=ru&page=1).

Обратите внимание! В случае если национальная регистрация товарного знака (регистрация в НЦИС) отсутствует, а его охрана на территории Республики Беларусь осуществляется на основании международной регистрации с распространением ее действия на территорию Республики Беларусь (например, по Мадридской системе регистрации знаков), лицензионный договор подлежит регистрации только в международной организации, в которой были зарегистрированы знаки.

Комментарий 4. Лицензионный договор о предоставлении права на использование товарного знака может предоставлять лицензиату разный уровень прав на товарный знак.

Так, лицензионный договор может предусматривать предоставление лицензиату:

• права использования объекта интеллектуальной собственности с сохранением за лицензиаром права его использования и права выдачи лицензии другим лицам (простая (неисключительная) лицензия).

Обратите внимание! Если по лицензионному договору предоставляется простая (неисключительная) лицензия, лицензиат получает возможность использования товарного знака наравне с лицензиаром и иными лицами, которые могут получить аналогичные права по использованию товарного знака;

• права использования объекта интеллектуальной собственности с сохранением за лицензиаром права его использования в части, не передаваемой лицензиату, но без права выдачи лицензии другим лицам (исключительная лицензия).

Если в лицензионном договоре не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой (неисключительной) (п.2 ст.985 ГК).

Вместе с тем на практике встречаются и иные комбинированные виды лицензий. Например, в конструкцию простой (неисключительной) лицензии вводится обязанность лицензиара согласовывать выдачу лицензий на использование товарного знака с лицензиатом на определенном территориальном товарном рынке.

Комментарий 5. В соответствии с частью второй п.1 ст.985 ГК лицензионный договор предполагается возмездным, если иное не предусмотрено этим договором.

Таким образом, лицензионный договор может быть безвозмездным только в том случае, если на это будет прямо указано в тексте договора.

Обратите внимание! Если стороны договора не предусмотрели в нем ни цену, ни условие о безвозмездности договора, то применению подлежит норма п.3 ст.394 ГК, в соответствии с которой исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая определяется по аналогии с другими подобными сделками.

Предоставление права использования товарного знака на безвозмездной основе на основании лицензионного договора, заключаемого между коммерческими организациями, возможно, поскольку, во-первых, безвозмездный лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака и договор дарения между коммерческими организациями, запрет на совершение которого установлен п.4 части первой ст.546 ГК, - это договоры разной правовой природы (самостоятельные виды договоров) в силу прямого указания п.1 ст.985 ГК. Применение запрета дарения по аналогии закона невозможно, так как согласно п.3 ст.5 ГК применение по аналогии норм, ограничивающих гражданские права и устанавливающих ответственность, не допускается.

Безвозмездный лицензионный договор о предоставлении права на использование товарного знака не может быть квалифицирован и как безвозмездная (спонсорская) помощь согласно Указу Президента Республики Беларусь от 01.07.2005 № 300 «О предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской) помощи», поскольку отсутствует критерий безвозвратности, установленный частью второй п.1 названного Указа.

Комментарий 6. В соответствии с частью второй п.1 ст.402 ГК существенными условиями договора являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законодательстве как существенные, необходимые или обязательные для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Правовым последствием несогласования существенных условий договора является признание его незаключенным. При этом стороны не могут потребовать друг у друга выполнения предусмотренных договором обязательств, а также применить установленную договором ответственность за их неисполнение. В данном случае взыскание полученных (сбереженных) по договору денежных сумм возможно на основании норм о неосновательном обогащении (глава 59 ГК).

Существенным условием лицензионного договора на использование товарного знака в первую очередь является условие о его предмете.

1. В лицензионном договоре должны содержаться сведения, позволяющие идентифицировать объект интеллектуальной собственности, право использования которого предоставляется в соответствии с договором.

Сведения о товарном знаке, право использования которого предоставляется по договору, должны быть максимально конкретизированы путем указания на его вид, включаемое в его состав словесное обозначение или изображение, и обязательного указания номера свидетельства на товарный знак.

Согласно п.1 ст.23 Закона о товарных знаках право на использование товарного знака может быть предоставлено владельцем товарного знака (лицензиаром) другому лицу (лицензиату) по лицензионному договору для всех или части товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак.

Таким образом, лицензия может предоставляться на все описанные в свидетельстве на товарный знак позиции (полная лицензия) или только на их часть (частичная лицензия).

Справочно Согласно подп.4.3 п.4 ст.6 Закона о товарных знаках, п.48 Положения о порядке регистрации товарный знак регистрируется в отношении определенных классов согласно Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Таким образом, для определения предмета лицензионного договора, если:

• права передаются в отношении всех товаров, - в договоре их можно не перечислять, а указать - «в отношении всех товаров, указанных в свидетельстве на товарный знак»;

• права передаются в отношении не всех товаров, следует указать классы товаров (работ (услуг)), в отношении которых передается право на использование товарного знака, а также при необходимости - конкретные виды товаров (работ (услуг)) в пределах одного класса.

2. В лицензионном договоре должны быть определены исключительные права, которые по нему передаются.

В соответствии с п.2 ст.984 ГК исключительные права, которые передаются по лицензионному договору, должны быть в нем определены. Права, которые не указаны в договоре в качестве передаваемых, предполагаются не переданными, поскольку не доказано иное. Следовательно, в лицензионном договоре на использование товарного знака следует указать способы, которыми допускается использование товарного знака, например размещение только на реализуемой, а не на выпускаемой Лицензиатом продукции, запрет размещения товарного знака на рекламной продукции Лицензиата.

В том случае, если в отношении всех классов товаров, в отношении которых передается право на использование товарного знака, способы использования товарного знака идентичны, их можно отразить в виде отдельного условия, распространяющегося все классы товаров, если же различны - для каждого класса товаров нужно определить конкретные способы использования права на товарный знак.

Комментарий 7. Основополагающий признак охраны товарного знака - ее территориальность. Это означает, что исключительные права на товарный знак возникают в соответствии с законодательством конкретного государства, а их действие и защита ограничены территорией данного государства: территория, на которую распространяется действие лицензионного соглашения, не может быть шире, чем территория правовой охраны товарного знака как объекта интеллектуальной собственности.

Вместе с тем Лицензиар может ограничить действие лицензионного договора меньшей территорией по сравнению с территорией регистрации, например административно-территориальной единицей (областью, районом) в целях налаживания региональной товаропроводящей (дилерской) сети.

Комментарий 8. Поскольку право Лицензиара на предоставление лицензий на использование товарного знака изначально абсолютно (п.1 ст.3 Закона о товарных знаках) и может быть ограничено только договорными положениями, в том числе заключенным договором о предоставлении исключительной лицензии (п.2) п.2 ст.985 ГК), в отсутствие подобного договора формально Лицензиар может предоставлять неограниченное количество лицензий на товарный знак. Поэтому при заключении лицензионного договора на использование товарного знака во избежание возможных судебных споров следует указать в договоре, имеются ли на момент заключения договора какие-либо лицензии на товарный знак.

Комментарий 9. Для предоставления права использования товарного знака одного заключения лицензионного договора на товарный знак путем подписания представителями сторон недостаточно. Условием действительности лицензионного договора на товарный знак является его регистрация.

Обратите внимание! Регистрации подлежит любой лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака вне зависимости от того, какая лицензия предоставляется.

В соответствии со ст.24 Закона о товарных знаках лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака, а также изменения в зарегистрированный лицензионный договор регистрируются в патентном органе (НЦИС) в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Обратите внимание! Без регистрации в НЦИС лицензионный договор (изменения в него) считается недействительным (часть вторая подп.1.3 п.1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 21.03.2009 № 346 «О регистрации лицензионных договоров, договоров уступки прав на объекты права промышленной собственности, договоров о залоге имущественных прав, удостоверяемых свидетельством на товарный знак, знак обслуживания, и договоров комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга)» (далее - постановление № 346), ст.24 Закона о товарных знаках).

Порядок регистрации лицензионного договора (изменений в него) в Государственном реестре лицензионных договоров, договоров уступки и договоров залога прав на объекты интеллектуальной собственности Республики Беларусь установлен:

• подп.22.25 п.22 единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17.02.2012 № 156 (далее - единый перечень);

• постановлением № 346;

• Инструкцией о порядке регистрации лицензионных договоров, договоров уступки прав на объекты права промышленной собственности, договоров о залоге имущественных прав, удостоверяемых свидетельством на товарный знак, знак обслуживания, и договоров комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга), утвержденной постановлением Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 15.04.2009 № 6 (далее - Инструкция о порядке регистрации);

• постановлением Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 12.01.2010 № 1 «Об утверждении форм».

Для регистрации лицензионного договора (изменений в него) в НЦИС предоставляются:

• заявление (в настоящий момент форма официально не установлена, требования к содержанию определены п.7 Инструкции о порядке регистрации);

• документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;

• доверенность (в случае ведения дел через представителя) (в настоящий момент форма официально не установлена) (подп.1.4.1¹ п.1 постановления № 346).

Обратите внимание! В НЦИС не надо представлять текст лицензионного договора (дополнительного соглашения о внесении в него изменений и (или) дополнений), регистрация осуществляется только на основании заявления.

Патентная пошлина за регистрацию лицензионного договора (изменений в него) уплачивается плательщиками - резидентами Республики Беларусь в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь (далее - Нацбанк), установленному на день уплаты (ст.264 Налогового кодекса Республики Беларусь).

Срок регистрации - 1 месяц с даты подачи заявления и прилагаемых документов.

Справочно 10 декабря 2012 г. Республика Беларусь присоединилась к Сингапурскому договору о законах по товарным знакам от 27.03.2006 (далее - Сингапурский договор), вступивший для нее в силу 13 мая 2014 г. Несмотря на то что ст.19 Сингапурского договора предусмотрено, что страна-участница не может требовать регистрации лицензионного договора в ведомстве в качестве обязательного условия для осуществления лицензиатом права на защиту товарного знака, в настоящий момент регистрация лицензионных договоров не отменена, а только упрощена процедурно в соответствии со ст.17 Сингапурского договора: для регистрации не требуется представлять текст лицензионного договора (дополнительного соглашения о внесении в него изменений и (или) дополнений).

Комментарий 10. Правила удостоверения копий документов установлены п.64 Инструкции по делопроизводству в государственных органах, иных организациях, утвержденной постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 19.01.2009 № 4.

Комментарий 11. Правовая охрана товарного знака характеризуется срочным характером. Согласно п.1 ст.1020 ГК, п.1 ст.13 Закона о товарных знаках регистрация товарного знака действует в течение 10 лет с даты поступления заявки в патентный орган.

Таким образом, срок действия лицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака (срок лицензии) ограничивается сроком действия правовой охраны передаваемого объекта - сроком регистрации товарного знака, исчисляемого с даты поступления заявки в патентный орган (указывается в свидетельстве на товарный знак).

В том случае, если срок действия регистрации товарного знака продлевается согласно п.2 ст.1020 ГК, п.1 ст.13 Закона о товарных знаках в порядке подп.22.19 п.22 единого перечня, главы 22 Положения о порядке регистрации, в условие лицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака о сроке действия договора (сроке лицензии) по соглашению сторон могут быть внесены изменения, которые подлежат регистрации в НЦИС. Если стороны хотят гарантировать продление срока действия лицензионного договора в случае продления срока регистрации товарного знака, в договор следует включить условия о процедуре внесения соответствующих изменений в договор под отлагательным условием (п.2 ст.158 ГК).

В зависимости от фактического основания заключения лицензионного договора в целях реализации (дистрибуции) или производства товара, и экономических факторов, в том числе в целях защиты прав Лицензиата, срок действия права реализовывать введенный Лицензиатом в гражданский оборот в течение срока действия лицензии товар с использованием Товарного знака может превышать срок действия лицензии, однако на это должно быть прямо указано в договоре.

Несмотря на то что в соответствии с п.2 ст.8 ГК отказ юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав не влечет прекращения этих прав, в некоторых случаях законодательными актами устанавливаются исключения. Так, согласно ст.16 Закона Республики Беларусь от 12.12.2013 № 94-З «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» запрещается недобросовестная конкуренция, в том числе действия, способные вызвать смешение в отношении хозяйствующих субъектов, товаров или предпринимательской деятельности конкурентов, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров.

Например, регистрация сходных товарных знаков Лицензиатом после прекращения действия лицензионного договора при формировании последним в процессе исполнения лицензионного соглашения и «основных» договоров рынка определенного продукта и реализация товара под этими товарными знаками может быть признана недобросовестной конкуренцией.

Комментарий 12. Законодательство при введении обязательной регистрации лицензионных договоров на использование товарных знаков (ст.24 Закона о товарных знаках) не определяет субъекта, обязанного осуществлять данную регистрацию. Поэтому в лицензионном договоре обязанность зарегистрировать договор следует возложить на конкретную сторону, определив при этом сроки осуществления такой регистрации. По мнению автора, обязанность по регистрации лицензионного договора целесообразно возложить на лицензиара, поскольку ввиду временного характера лицензионного договора он является наиболее заинтересованной стороной в правомерности использования товарного знака.

Также при определении стороны, обязанной осуществить регистрацию лицензионного договора (изменений к нему) следует установить порядок распределения расходов на регистрацию (уплаты патентной пошлины, иных расходов, например, если организации услуги по регистрации лицензионного договора (изменений к нему) оказываются в порядке аутсорсинга).

Комментарий 13. Согласно п.2 ст.23 Закона о товарных знаках лицензионный договор о предоставлении права на использование товарного знака в обязательном порядке должен содержать условие о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара и что лицензиар будет осуществлять контроль за выполнением этого условия.

В том случае, если на момент заключения договора производство товара с использованием товарного знака, права на который предоставляются по лицензионному договору, лицензиатом не планируется, в рассматриваемое условие можно ввести конструкцию «(в случае их производства)». В таком случае требования законодательства будут соблюдены.

Комментарий 14. В целях дополнительной защиты интересов лицензиара, в том числе рекламы торговой марки последнего, в договор может быть включено условие о том, что при использовании товарного знака Лицензиат обязан указывать, что товарный знак используется по лицензии. Поскольку использование товарного знака означает его размещение не только на реализуемых товарах, но и на рекламной продукции, сайте лицензиата в глобальной компьютерной сети Интернет, данное условие обязательно при любом способе использования товарного знака (если в договоре не предусмотрены исключения).

Комментарий 15. В соответствии со ст.21 Закона о товарных знаках в качестве дополнительной меры охраны зарегистрированного товарного знака владелец товарного знака может проставлять рядом с товарным знаком предупредительную маркировку в виде латинской буквы R или R в окружности либо словесных обозначений «товарный знак» или «зарегистрированный товарный знак», указывающую на то, что применяемое обозначение является товарным знаком, зарегистрированным в Республике Беларусь.

Комментарий 16. Право лицензиара осуществлять контроль качества производимой лицензиатом продукции под товарным знаком, право на использование которого передается по лицензионному договору, согласно п.2 ст.23 Закона о товарных знаках абсолютно и не может быть исключено договором. В целях конкретизации процесса реализации данного права, в том числе защиты прав лицензиата при такой проверке, например, при проверке производства лицензиар может получить доступ к коммерческой тайне лицензиата или препятствовать производственному процессу, в договоре следует указать критерии, на соответствие которым может проверяться продукция, сроки таких проверок, порядок уведомления об их проведении, возможность привлечения к проверкам третьих лиц, не связанных положениями лицензионного договора, например специализированных организаций.

Комментарий 17. В соответствии с п.3 ст.985 ГК договор о предоставлении лицензиатом права использования объекта интеллектуальной собственности другому лицу в пределах, определяемых лицензионным договором, признается сублицензионным договором. При этом лицензиат вправе заключить сублицензионный договор лишь в случаях, предусмотренных лицензионным договором.

Таким образом, сублицензионный договор может быть заключен лицензиатом только в случае, если данное правомочие прямо предоставлено ему в лицензионном договоре.

Справочно В случае если условие о возможности заключения лицензиатом сублицензионных договоров в лицензионном договоре о предоставлении права на использование товарного знака не оговорено, лицензиату необходимо получить отдельно письменное согласие правообладателя-лицензиара.

Исходя из ст.985 ГК, сублицензионный договор может быть заключен вне зависимости от вида предоставленной по лицензионному договору лицензии (исключительной или неисключительной).

Для дополнительной защиты прав лицензиара предоставление сублицензии может быть формализовано, например установлено максимальное количество сублицензий, предоставляемых по договору, введена обязанность предварительного согласования кандидатур сублицензиатов с лицензиаром, целевое ограничение сублицензии (в целях налоговой оптимизации предоставление сублицензии субъекту хозяйствования, система налогообложения которого исключает НДС, и разделение таким образом рынка).

Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное. В лицензионном договоре можно предусмотреть, что ответственность за действия сублицензиата несет сам сублицензиат.

Комментарий 18. Паушальный платеж - форма лицензионного вознаграждения, выплачиваемого в виде фиксированного платежа (единовременного или в рассрочку) вне зависимости от результатов освоения лицензий, объемов производства или реализации продукции по лицензии (абзац 11 раздела 3 «Термины и определения» государственного стандарта Республики Беларусь СТБ 52.5.01-2011 «Оценка стоимости объектов гражданских прав. Оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности» (утвержден и введен в действие постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 20.01.2011 № 2); далее - СТБ 52.5.01-2011).

Установление в договоре лицензионного вознаграждения в форме паушального платежа в силу того, что его размер рассчитывается заранее, устанавливается:

• с целью гарантировать получение лицензиаром вознаграждения при больших коммерческих рисках деятельности лицензиара (если нет достаточных экономических оснований утверждать, что лицензиатом будет получен доход);

• в случаях, если отследить точный объем доходов лицензиата от использования товарного знака затруднительно или невозможно.

Паушальный платеж также выступает, как правило, в виде «вступительного взноса» в дилерскую сеть лицензиара-производителя.

Комментарий 19. Роялти - форма лицензионного вознаграждения, выплачиваемого лицензиатом лицензиару в виде периодических (текущих) отчислений (абзац 12 раздела 3 «Термины и определения» СТБ 52.5.01-2011). Роялти может устанавливаться в виде процента от цены произведенной (реализованной) продукции по лицензии (процент с маржи) или твердо установленного (фиксированного) сбора с единицы произведенной (реализованной) по лицензии продукции (процент с оборота) или иной базы исчисления.

Установление лицензионного вознаграждения в форме роялти целесообразно, если:

• лицензиар контролирует ценовую политику розничных и оптовых продаж;

• лицензиат получает систематический гарантированный доход от реализации продукции с использованием товарного знака.

По соглашению сторон может быть единовременно уплачена фиксированная сумма (паушальный платеж) или установлена обязанность выплаты периодических платежей (роялти).

Комментарий 20. Ввиду установления банковским законодательством фактически трехдневного срока на осуществление банком банковского перевода (согласно ст.236 Банковского кодекса Республики Беларусь платежные инструкции подлежат исполнению банком не позднее банковского дня, следующего за днем их поступления в банк, если иное не предусмотрено названным Кодексом, иным законодательством Республики Беларусь или договором) в интересах лицензиара целесообразно установить в договоре в качестве срока исполнения обязанности по оплате дату фактического поступления денежных средств на расчетный счет лицензиара. Данное условие особенно актуально для лицензионных договоров, содержащих валютную оговорку, из-за курсовых колебаний.

Комментарий 21. По общему правилу п.2 ст.775 ГК расчеты между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями на территории Республики Беларусь осуществляются в безналичном порядке, однако согласно п.69 Инструкции о порядке ведения кассовых операций и порядке расчетов наличными денежными средствами в белорусских рублях на территории Республики Беларусь, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 29.03.2011 № 107, между субъектами хозяйствования возможен расчет и наличными денежными средствами, однако при соблюдении определенных ограничений: юридическое лицо, его обособленное подразделение, индивидуальный предприниматель независимо от наличия у него текущего (расчетного) банковского счета осуществляет расчеты наличными деньгами с другими юридическими лицами, их обособленными подразделениями, индивидуальными предпринимателями на территории Республики Беларусь, в том числе путем внесения наличных денег непосредственно в кассы банков с последующим зачислением их на текущие (расчетные) банковские счета получателей, в общей сумме не более 100 базовых величин на протяжении одного дня. При этом количество юридических лиц, их обособленных подразделений, индивидуальных предпринимателей, с которыми юридическое лицо, его обособленное подразделение, индивидуальный предприниматель проводят расчеты наличными деньгами в общей сумме не более предельно допустимого размера расчетов, не ограничивается.

Комментарий 22. Согласно ст.296 ГК досрочное исполнение обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, допускается только в случаях, когда возможность исполнить обязательство досрочно предусмотрена законодательством или условиями обязательства либо вытекает из существа обязательства.

Таким образом, только если в лицензионном договоре прямо предусмотрено, что лицензиат вправе уплатить лицензионное вознаграждение досрочно, лицензиат вправе исполнитель обязанность по оплате ранее срока, установленного договором.

Однако при введении в договор такого условия, особенно при одновременном использовании валютной оговорки, следует учитывать, что оно может быть использовано лицензиатом, чтобы осуществить выплату в наиболее выгодный срок с учетом суммовых разниц.

Комментарий 23. В соответствии с Законом Республики Беларусь от 05.01.2013 № 16-З «О коммерческой тайне» в целях защиты коммерческой тайны организации в гражданско-правовых отношениях обязательства по обеспечению конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую тайну, могут быть закреплены:

• в отдельном соглашении о конфиденциальности;

• в самом договоре с контрагентом (лицензионным договором).

Заключение отдельного соглашения о конфиденциальности целесообразно, если между сторонами заключается целый комплекс договоров, в котором лицензионный договор сопутствующий, например при организации сети дистрибьюции возможность нарушения конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую тайну, велика.

Соглашение о конфиденциальности, а также любой иной гражданско-правовой договор с контрагентом, закрепляющий обязательства по обеспечению конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую тайну, должны быть оформлены в письменной форме и содержать перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, или порядок их определения, пределы использования этих сведений, а также указание о сроке, в течение которого контрагент обязан обеспечивать их конфиденциальность, в том числе в случае расторжения или отказа от исполнения договора.

Комментарий 24. На основании части второй п.1 ст.366 ГК стороны вправе установить договорной размер процентов за пользование чужими денежными средствами.

По общему правилу за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется ставкой рефинансирования Нацбанка на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части, за исключением взыскания долга в судебном порядке, когда суд удовлетворяет требование кредитора исходя из ставки рефинансирования Нацбанка на день вынесения решения.

Установление договорного размера процентов за пользование чужими денежными средствами выгодно лицензиару, поскольку ввиду маловероятной возможности изменения на законодательном уровне достаточно низкого размера ставки рефинансирования Нацбанка, исходя из которого рассчитываются проценты, данная мера ответственности по сравнению с договорной неустойкой недостаточно эффективна ввиду незначительности размера вышеуказанной ставки.

В том случае, если в договоре используется валютная оговорка (денежное обязательство на основании части второй п.1 ст.298 ГК подлежит оплате в белорусских рублях в размере, эквивалентном определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах), взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами также возможно: согласно части третьей п.1 ст.366 ГК проценты начисляются на подлежащую оплате сумму в белорусских рублях, определенную по официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц на день исполнения денежного обязательства либо его соответствующей части, а в случае взыскания долга в судебном порядке на день вынесения решения судом. Вместе с тем и в данном случае стороны вправе применить договорной размер процентов за пользование чужими денежными средствами.

Комментарий 25. Поскольку порядок рассмотрения споров, вытекающих из лицензионных договоров как отношений, возникающих в связи с созданием, правовой охраной и использованием объектов интеллектуальной собственности, регламентирован гражданским процессуальным законодательством (см. комментарий 26), сроки и порядок рассмотрения обязательной согласно п.2 ст.10 ГК претензии (предложения о досудебном урегулировании спора) законодательством не регламентированы: в договоре следует подробно описать реализацию претензионного порядка разрешения спора.

Если же стороны не желают соблюдать претензионный порядок урегулирования спора, условие об этом должно быть прямо предусмотрено в договоре.

Комментарий 26. В соответствии со ст.26 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь Верховный Суд Республики Беларусь в лице судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь рассматривает по первой инстанции дела по спорам, вытекающим из применения законодательства, регулирующего имущественные и личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием, правовой охраной и использованием объектов интеллектуальной собственности).

Следовательно, исковое заявление подается в Верховный Суд Республики Беларусь и договорная подсудность или подача иска в суд, рассматривающий экономически дела (письмо Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 09.01.2009 № 02-43/46 «О подведомственности спора», подп.2.3.2 п.2 обзора судебной практики отказа в принятии искового заявления и прекращения производства по делу, утвержденного постановлением Президиума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 17.09.2012 № 20, поскольку в данном случае имеет место пообъектная подведомственность), в таком случае невозможна, за исключением передачи рассмотрения спора в арбитражный (третейский) суд посредством заключения арбитражного соглашения или включения в текст лицензионного договора арбитражной оговорки (ст.11 Закона Республики Беларусь от 09.07.1999 № 279-З «О международном арбитражном (третейском) суде»).

В том случае, если действие лицензионного договора на использование права на товарный знак прекращается досрочно, его прекращение подлежит регистрации в НЦИС.

21.01.2016

Мария Жариловская, юрист, магистр права