Материал помещен в архив

МЕЖДУНАРОДНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ: АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПО РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ ЧЕРЕЗ ВСЕМИРНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Общие сведения о международной регистрации товарного знака

В настоящем материале рассмотрен алгоритм юридических действий по регистрации товарных знаков и знаков обслуживания через Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС).

Справочно Товарный знак - обозначение, способствующее отличию товаров одного лица от однородных товаров других лиц. Знак обслуживания - обозначение, способствующее отличию услуг одного лица от однородных услуг других лиц (п.1 ст.1 Закона РБ от 05.02.1993 № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания» (далее - Закон о товарных знаках)). Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) (учреждена Организацией Объединенных Наций для решения вопросов использования интеллектуальной собственности (патенты, авторское право, товарные знаки, образцы и т.д.)).   От редакции «Бизнес-Инфо» С 15 июля 2016 г. товарным знаком и знаком обслуживания признается обозначение, способствующее отличию товаров, работ и (или) услуг одного лица от однородных товаров других лиц (п.1 ст.1 Закона о товарных знаках в редакции Закона РБ от 05.01.2016 № 352-З (далее - Закон № 352-З)).

Получить охрану товарного знака и знака обслуживания в другой стране возможно следующим образом:

1) по системе национальной регистрации товарного знака через патентный орган данной страны;

2) посредством региональной регистрации товарного знака (например, регистрация товарного знака Европейского сообщества, товарного знака OAPI (Organisation Africaine de la Propriete Intellectuelle), товарного знака ARIPO (African Regional Intellectual Property Organisation), через систему стран Бенилюкса).

Справочно Члены ARIPO: Ботсвана, Гамбия, Гана, Замбия, Зимбабве, Кения, Лесото, Либерия, Малави, Мозамбик, Намибия, Руанда, Сомали, Судан, Сьерра-Леоне, Свазиленд, Танзания, Уганда (всего18 стран). Члены OAPI: Буркина-Фасо, Бенин, Габон, Гвинея, Гвинея-Биссау, Камерун, Конго, Кот-д'Ивуар, Мавритания, Мали, Нигер, Сенегал, Того, Чад, Центрально-Африканская Республика, Экваториальная Гвинея (всего 16 стран). Участники Бенилюкса: Бельгия, Нидерланды, Люксембург (всего 3 страны). В странах Европейского союза (ЕС) знак может охраняться единым охранным документом, действующим во всех странах ЕС;

3) используя Мадридскую систему.

Регистрация товарного знака по Мадридской системе

Наиболее дешевая и простая процедура регистрации товарного знака в другом государстве - регистрация по Мадридской системе. Мадридская система позволяет получить охрану на товарный знак сразу в нескольких государствах - участниках Мадридского союза.

Справочно Мадридская система была создана в 1891 г. под руководством Международного бюро ВОИС (офис в Швейцарии, г.Женева) (далее - Международное бюро, Международное бюро ВОИС). На сегодняшний день Мадридская система объединяет в общей сложности 91 страну-участницу, из них 56 - участницы Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14.04.1891 (далее - Мадридское соглашение, Соглашение), 90 государств подписали Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 28.06.1989 (далее - Мадридский протокол, Протокол к Мадридскому соглашению, Протокол). С 2004 г. ЕС стал самостоятельным участником Мадридского протокола.

Данные - из источника ВОИС: http://www.rupto.ru/rupto/portal/9442d459-315e-11e1-351c-9c8e9921fb2c.

Правовое регулирование регистрации товарного знака по Мадридской системе:

• Мадридское соглашение (вместе с Общей инструкцией к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и Протоколу к этому соглашению (далее - Общая инструкция));

• Протокол к Мадридскому соглашению;

• Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (заключена в г.Париже, далее - Парижская конвенция).

При регистрации товарных знаков по Мадридской системе желательно также ознакомиться со следующими документами:

• Руководство по международной регистрации знаков (доступно по адресу: http://www.rupto.ru/rupto/nfile/24f724db-53e8-11e1-04c9-9c8e9921fb2c/rukovod_madrid.pdf);

• Административная инструкция по применению Мадридского соглашения о международной регистрации знаков и Протокола к нему http://www.rupto.ru/rupto/nfile/0c6384a7-0f59-11e1-ecd7-9c8e9921fb2c/admin_instructions.pdf.

Основные преимущества Мадридской системы:

• регистрация производится на основании одной заявки с указанием одной или нескольких стран, в которых истребуется охрана;

• возможность подать заявку на английском, французском или испанском языке (кроме подачи заявки в отношении участника только Мадридского соглашения - Алжира);

• возможность осуществлять международную регистрацию на основе только базовой заявки (в отсутствие национальной регистрации) (кроме подачи заявки в отношении участника только Мадридского соглашения - Алжира);

• подача заявки через национальное ведомство в Международное бюро ВОИС, которое занимается уведомлением указанных в заявке стран;

• возможность получения конвенционного приоритета;

• охрана действует с момента регистрации заявки, при этом датой регистрации считается дата подачи международной заявки, если Международное бюро получит ее в течение 2 месяцев с даты подачи. С момента международной регистрации товарного знака он получает охрану во всех странах (кроме тех, от которых получен отказ);

• относительная быстрота регистрации (до 18 месяцев);

• наличие у заявителя таких же прав при регистрации знака в заявленной стране, что и у национальных заявителей;

• возможность преобразования международной регистрации в национальные или региональные заявки с сохранением приоритета при аннулировании базовой регистрации (кроме участника только Мадридского соглашения - Алжира);

• управление знаком (уступка, предоставление лицензии и пр.), зарегистрированным по Мадридской системе, осуществляется через ВОИС;

• возможность получения расширения на другие, чем указанные в первоначальной заявке, страны.

Недостатки Мадридской системы:

• наличие индивидуальных пошлин для стран, подписавших только Протокол (например, страны ЕС, США);

• зависимость международной регистрации в течение 5 лет от базовой регистрации.

Алгоритм действий по регистрации товарного знака по Мадридской системе

Этап 1. Подача национальной заявки (национальная регистрация)

В странах, присоединившихся к Протоколу, основанием для подачи международной заявки будет наличие зарегистрированного по национальной системе товарного знака или подача заявки о регистрации знака в национальное ведомство (п.1 ст.2 Протокола). Датой подачи заявки согласно законодательству Республики Беларусь считается дата поступления в патентный орган документов, предусмотренных п.4 ст.6 Закона о товарных знаках.

Справочно Заявка должна содержать: • заявление о регистрации обозначения в качестве товарного знака с указанием заявителя, а также его места нахождения или места жительства; • заявляемое обозначение; • перечень товаров, для которых испрашивается охрана товарного знака, а также, если возможно, указание на соответствующий класс (классы) согласно Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ). Если заявитель не указывает класс (классы), патентный орган классифицирует товары по соответствующим классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (п.4 ст.6 Закона о товарных знаках).   От редакции «Бизнес-Инфо» С 15 июля 2016 г. ст.6 Закона о товарных знаках изложена в новой редакции Законом № 352-З.   Данные о национальном патентном ведомстве: Название: Национальный центр интеллектуальной собственности. Электронный адрес: http://www.belgospatent.org.by/. Адрес: Республика Беларусь, г.Минск, ул.Козлова, 20. Режим работы: понедельник-пятница с 9:00 до 18:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00.

Для регистрации товарного знака по Мадридской системе в Алжире (единственный участник только Мадридского соглашения) необходимо иметь уже зарегистрированный по национальной системе и действительный товарный знак в Республике Беларусь.

Этап 2. Уплата патентных пошлин

При подаче международной заявки производятся следующие платежи.

1. Уплата национальной пошлины.

Пошлина уплачивается за подачу заявки на регистрацию товарного знака в соответствии с Мадридским соглашением и Протоколом, проверку и пересылку материалов заявки в Международное бюро ВОИС (п.46 приложения 23 к Налоговому кодексу РБ (далее - НК)).

Размер пошлины - 5 базовых величин.

От редакции «Бизнес-Инфо» С 1 января 2016 г. следует руководствоваться приложением 23 к НК с изменениями, внесенными Законом РБ от 30.12.2015 № 343-З. В соответствии с п.39 данного приложения ставка пошлины за подачу заявки на регистрацию товарного знака в соответствии с Мадридским соглашением и Протоколом, проверку и пересылку материалов заявки в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности составляет 100 долларов США.

Справочно Банковские реквизиты Национального центра интеллектуальной собственности (НЦИС) (по состоянию на 17 августа 2013 г.) следующие. Счета для уплаты патентных пошлин: № 3603900000082 (в белорусских рублях); № 3603900000095 (в долларах США); № 3603900000066 (в российских рублях); № 3603900000109 (в евро); № 3603900000079 (в швейцарских франках). Банк - открытое акционерное общество «АСБ Беларусбанк», г.Минск, код банка 153001795, ОКПО 00040175, УНП 190310695. В графе «Назначение платежа» платежного поручения в соответствии со ст.264 НК указываются: • юридически значимое действие, за которое производится уплата патентной пошлины; • регистрационный номер заявки или номер охранного документа объекта промышленной собственности. В случае отсутствия регистрационного номера заявки или номера охранного документа дополнительно указываются: • краткое описание товарного знака; • сведения о заявителе. Для оплаты пошлин и сборов нерезиденты используют банки-корреспонденты. Образец заполнения платежных документов можно посмотреть на сайте НЦИС: http://belgospatent.org.by/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=65.

Документ, подтверждающий дату и факт уплаты патентной пошлины, - платежная инструкция (ее копия) с отметкой банка об исполнении.

Сроки уплаты пошлины: уплата патентной пошлины за подачу заявки на регистрацию товарного знака в соответствии с Мадридским соглашением и Протоколом, проверку и пересылку материалов заявки в Международное бюро ВОИС осуществляется до подачи заявки в национальное патентное ведомство.

2. Уплата международной пошлины:

1) международная заявка, регулируемая исключительно Соглашением, сопровождается уплатой основной пошлины, добавочной пошлины и в случае необходимости дополнительной пошлины, установленных в п.1 Перечня пошлин и сборов (http://www.wipo.int/treaties/ru/registration/madrid/regulations/common_regulations.htm).

Эти пошлины уплачиваются двумя платежами, каждый из которых осуществляется за 10-летний период;

2) международная заявка, регулируемая исключительно Протоколом, сопровождается уплатой основной пошлины, добавочной пошлины и (или) индивидуальной пошлины и в случае необходимости дополнительной пошлины, установленных или упомянутых в п.2 Перечня пошлин и сборов. Эти пошлины уплачиваются за 10-летний период;

3) международная заявка, регулируемая Соглашением и Протоколом, сопровождается уплатой основной пошлины, добавочной пошлины и в случае необходимости индивидуальной пошлины и дополнительной пошлины, установленных или упомянутых в п.3 Перечня пошлин и сборов. В части, касающейся Договаривающихся Сторон, указанных в соответствии с Соглашением, применяется п.1. В части, касающейся Договаривающихся Сторон, указанных в соответствии с Протоколом, применяется п.2 (правило 10 Общей инструкции).

Платежи, причитающиеся Международному бюро, производятся в швейцарских франках на счет Международного бюро ВОИС.

Основная пошлина за подачу заявки на международную регистрацию составляет:

• 653 швейцарских франка за знак в черно-белом исполнении;

• 903 швейцарских франка за знак в цветном исполнении.

Дополнительная пошлина за каждый класс товаров и услуг сверх 3 составляет 100 швейцарских франков.

Добавочная пошлина за указание каждой страны составляет 100 швейцарских франков.

При указании стран, установивших в соответствии с Протоколом индивидуальные пошлины, дополнительная пошлина и добавочная пошлина заменяются индивидуальными пошлинами.

Предписанные пошлины и сборы, относящиеся к международной заявке, должны уплачиваться в соответствии с правилами 10, 34 и 35 Общей инструкции.

Пошлины и сборы, указанные в Перечне пошлин и сборов, могут быть уплачены Международному бюро заявителем или владельцем или по желанию заявителя или владельца в случаях, когда ведомство происхождения или другое заинтересованное ведомство принимает на себя сбор и пересылку таких пошлин, они могут быть уплачены этим ведомством.

Пошлины, указанные в Перечне пошлин и сборов, могут быть уплачены Международному бюро:

• путем снятия с текущего счета, открытого в Международном бюро;

• путем перечисления на швейцарский почтовый чековый счет или на любой из установленных банковских счетов Международного бюро.

Справочно Счет ВОИС в банке: IBAN No. CH51 0483 5048 7080 8100 0 Credit Suisse, CH-1211 Geneva 70 Swift/BIC: CRESCHZZ80A. Почтовый счет ВОИС (только для Европы): WIPO postal account IBAN No. CH03 0900 0000 1200 5000 8 Swift/BIC: POFICHBE. Информация приведена по состоянию на 17 августа 2013 г.;

• путем предъявления банковского чека;

• путем платежа наличными деньгами в Международном бюро.

При уплате пошлины Международному бюро должны быть указаны перед международной регистрацией имя заявителя, соответствующий знак и цель платежа.

Пошлина или сбор считаются уплаченными Международному бюро на дату, на которую Международное бюро получает требуемую сумму.

Если требуемая сумма имеется в наличии на открытом в Международном бюро счете и бюро получило инструкцию от владельца счета о ее снятии, пошлина считается уплаченной Международному бюро на день, когда Международное бюро получает международную заявку, последующее указание, заявление о внесении записи об изменении или инструкцию о продлении срока международной регистрации.

Все платежи в соответствии с Общей инструкцией производятся Международному бюро заблаговременно швейцарскими денежными средствами независимо от того, были ли приняты эти пошлины и сборы ведомством страны происхождения или другим заинтересованным ведомством в других денежных средствах, если уплата производится таким ведомством.

Сроки уплаты пошлины: уплата международной пошлины осуществляется до подачи заявки в национальное патентное ведомство.

Размер индивидуальных пошлин можно найти на сайте ВОИС:

http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/remarks/ind_taxes.html.

Расчет международной пошлины можно провести с помощью калькулятора, размещенного на сайте ВОИС: http://www.wipo.int/madrid/feecalc/FirstStep.

Справочно При использовании калькулятора сначала необходимо выбрать нужные параметры для расчета. В квадрате «For date» выбирается дата последнего изменения пошлин, в квадрате «Office of origin» устанавливается страна происхождения знака, для белорусских заявителей - «Belarus», в квадрате «Type» - тип процедуры, основные из которых: «New application» - новая заявка; «Subsequent Designation» - последующее указание стран (территориальное расширение); «Renewal» - продление срока действия регистрации. В квадрате «Number of classes» устанавливается число классов товаров и услуг. Если заявляется знак в цвете, помечается квадрат «Colour», если заявляется коллективный знак, помечается квадрат «Collective mark», если знак содержит изобразительные элементы, помечается квадрат «Includes figurative elements». Затем необходимо указать страны, отметив квадраты рядом с 2-буквенными кодами стран, и нажать кнопку «Calculate». Расшифровку кодов стран можно найти в бюллетенях НЦИС, на бланке ВОИС ММ3 либо на сайте ВОИС: http://wipo.int/scit/ru/docs/03-03-01.pdf/ (информация с сайта http://www.belgospatent.org.by/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=65).

Этап 3. Подача международной заявки

Прежде всего нужно определиться, каким актом (Мадридским соглашением или Протоколом) будет регулироваться международная заявка. Для этого можно использовать симулятор http://www.wipo.int/madrid/en/madrid_simulator/. Используя его, можно получить информацию о том, каким актом будет регулироваться заявка, какую форму заявления использовать, размер подлежащей к уплате пошлины.

На сегодняшний день имеются 3 формы заявления при подаче заявки:

1-я (форма MM1) используется, если все страны, в которых истребуется охрана, связаны только Соглашением;

2-я (форма MM2) используется, если все страны, в которых истребуется охрана, связаны только Протоколом;

3-я (форма MM3) используется, если все страны, в которых истребуется охрана, связаны и Соглашением, и Протоколом.

Два или несколько заявителей могут совместно подать международную заявку, регулируемую исключительно Соглашением, или регулируемую Соглашением и Протоколом, если они являются совместными владельцами базовой регистрации и если страна происхождения в соответствии с определением, содержащимся в ст.1 (3) Соглашения, является одной и той же для всех заявителей.

Два или несколько заявителей могут совместно подать международную заявку, регулируемую исключительно Протоколом, если базовая заявка была подана ими совместно или если они являются совместными владельцами базовой регистрации, и если в отношении Договаривающейся Стороны, чье ведомство является ведомством происхождения, каждый из них отвечает требованиям для целей подачи международной заявки в соответствии со ст.2 (1) Протокола.

Заявка на международную регистрацию может подаваться на основании двух и более национальных регистраций или при подаче в соответствии с Протоколом - на основании двух и более национальных заявок при условии, что они относятся к одному и тому же товарному знаку, заявленному одним и тем же юридическим или физическим лицом, и что указанные товары и (или) услуги соответствуют товарам и (или) услугам в национальных регистрациях или заявках (информация с сайта http://www.belgospatent.org.by/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=65).

Международная заявка должна быть представлена на официальном бланке в 1 экземпляре.

Международная заявка должна быть подписана ведомством происхождения и, если этого требует ведомство происхождения, заявителем. Если ведомство происхождения не требует от заявителя подписывать международную заявку, но разрешает, чтобы заявитель также подписывал ее, заявитель может это делать.

Международная заявка должна содержать или указывать (подп.4 «a» правила 9 Общей инструкции):

1) имя заявителя.

Если заявитель - физическое лицо, то оно указывается фамилией или основной фамилией и именем или дополнительным именем или именами этого лица; если заявитель является юридическим лицом - оно указывается полным официальным названием этого юридического лица; если имя заявителя состоит из букв иных, чем латинские, указание такого имени должно осуществляться путем транслитерации латинскими буквами, которая должна следовать фонетическим правилам языка международной заявки; если заявитель - юридическое лицо и его название состоит из букв иных, чем латинские, указанная транслитерация может быть заменена переводом на язык международной заявки;

2) адрес заявителя.

Адрес должен быть указан таким образом, чтобы он удовлетворял обычным требованиям быстрой почтовой доставки и содержал все необходимые сведения об административных единицах, включая номер дома, при наличии такового; кроме того, указание адреса может содержать номер телефона и телефакса, а для целей переписки также адрес, отличный от вышеупомянутого адреса. При наличии двух или нескольких заявителей, имеющих различные адреса, должен указываться только один адрес для переписки; когда указание такого адреса отсутствует, адресом для переписки является адрес заявителя, указанного первым в международной заявке;

3) имя и адрес представителя, при наличии такового.

Указание адреса может содержать номер телефона и телефакса. Если имя представителя состоит из иных букв, чем латинские, указание имени осуществляется путем транслитерации латинскими буквами, которая должна следовать фонетическим правилам языка международной заявки; если представителем является юридическое лицо и его название состоит из иных букв, чем латинские, упомянутая транслитерация может быть заменена переводом на язык международной заявки;

4) заявление, испрашивающее приоритет ранее поданной заявки, вместе с указанием названия ведомства, в которое была подана такая заявка, и при наличии - номер этой заявки и, если приоритет не испрашивается в отношении всех товаров или услуг, перечисленных в международной заявке, указание тех товаров и услуг, в отношении которых испрашивается приоритет, - если заявитель хочет воспользоваться приоритетом ранее поданной заявки в соответствии с Парижской конвенцией;

5) изображение знака, соответствующее размерам квадрата, предусмотренным в официальном бланке.

Изображение должно быть черно-белым или цветным в зависимости от того, является ли изображение в базовой заявке или базовой регистрации черно-белым или цветным;

6) заявление о стандартном шрифтовом исполнении знака - если заявитель хочет, чтобы знак рассматривался в качестве знака в стандартном шрифтовом исполнении;

7) заявление об испрашивании охраны цвета в качестве отличительного элемента знака, а также название цвета или сочетания цветов, на которые испрашивается охрана, и если изображение знака, представленное в соответствии с указанным выше п.5, является черно-белым, изображение знака в цвете, - если заявитель хочет испрашивать такую охрану в соответствии со ст.3 (3) Соглашения или ст.3 (3) Протокола;

8) указание «объемный знак», если базовая заявка или базовая регистрация относится к объемному знаку;

9) указание «звуковой знак», если базовая заявка или базовая регистрация относится к звуковому знаку;

10) указание «коллективный знак», «сертификационный знак» или «гарантийный знак», если базовая заявка или базовая регистрация относится к какому-либо из этих знаков;

11) словесное описание знака, если базовая заявка или базовая регистрация содержит словесное описание знака.

Если такое описание составлено на языке, отличном от языка международной заявки, оно должно быть представлено на языке международной заявки;

12) если знак или часть знака состоит из букв иных, чем латинские, или иных цифр, чем арабские или римские, транслитерацию знака или части знака латинскими буквами и арабскими цифрами; транслитерация латинскими буквами должна следовать фонетическим правилам языка международной заявки;

13) название товаров и услуг, в отношении которых испрашивается международная регистрация знака, сгруппированных по классам Международной классификации товаров и услуг, и в порядке указанной классификации, при этом каждой группе должен предшествовать номер класса, к которому относится данная группа товаров или услуг; товары и услуги должны быть указаны в точных терминах, предпочтительно с использованием терминов, фигурирующих в алфавитном перечне указанной классификации; международная заявка может содержать ограничение перечня товаров и услуг в отношении одной или нескольких указанных Договаривающихся Сторон; ограничение перечня в отношении каждой Договаривающейся Стороны может быть разным;

14) сумму пошлин и сборов, подлежащих уплате, и способ платежа либо инструкции о дебетовании необходимой суммы пошлин и сборов со счета, открытого в Международном бюро, и идентификацию лица, осуществляющего оплату или дающего инструкции.

Международная заявка может также содержать:

1) указание государства, гражданином которого является заявитель, если заявитель является физическим лицом;

2) организационно-правовой характер юридического лица и указание государства, а при необходимости территориальной единицы в составе такого государства, в соответствии с законодательством которого учреждено указанное лицо, если заявитель является юридическим лицом;

3) если знак состоит или содержит слово или слова, которые могут быть переведены, перевод этого слова или слов на французский язык, если международная заявка регулируется исключительно Соглашением, или на английский или французский, либо на оба языка, - если международная заявка регулируется исключительно Протоколом или регулируется Соглашением и Протоколом;

4) если заявитель испрашивает охрану цвета в качестве отличительного элемента знака, словесное указание каждого цвета и в связи с каждым из цветов указание основных частей знака, выполненных в этом цвете.

Содержание международной заявки, регулируемой исключительно Соглашением (п.5 правила 9 Общей инструкции):

1) указания, упомянутые в подп.4 «a» правила 9 Общей инструкции;

2) название Договаривающегося государства - участника Соглашения, в котором заявитель имеет действительное и нефиктивное промышленное или торговое предприятие; при отсутствии такого Договаривающегося государства - название государства - участника Соглашения, в котором заявитель имеет местожительство; при отсутствии такого Договаривающегося государства - название Договаривающегося государства - участника Соглашения, гражданином которого является заявитель;

3) адрес предприятия или местожительства (в котором заявитель имеет действительное и нефиктивное промышленное или торговое предприятие; при отсутствии такого Договаривающегося государства - название государства - участника Соглашения, в котором заявитель имеет местожительство; при отсутствии такого Договаривающегося государства - название Договаривающегося государства - участника Соглашения, гражданином которого является заявитель), если адрес заявителя находится в государстве ином, чем государство, ведомство которого является ведомством происхождения;

4) название государств, указанных в соответствии с Соглашением;

5) дата и номер базовой регистрации;

6) заявление ведомства происхождения.

Если международная заявка основана на двух или нескольких базовых регистрациях одного и того же знака в ведомстве происхождения, заявление ведомства происхождения будет считаться применимым ко всем этим базовым регистрациям.

Содержание международной заявки, регулируемой исключительно Протоколом (п.6 правила 9 Общей инструкции):

1) указания, упомянутые в подп.4 «a» правила 9 Общей инструкции;

2) название Договаривающегося государства, гражданином которого является заявитель, либо в котором заявитель имеет местожительство, либо в котором заявитель имеет действительное и нефиктивное промышленное или торговое предприятие, - если базовая заявка подана или базовая регистрация осуществлена в ведомстве данного Договаривающегося государства;

3) адрес местожительства или предприятия (в котором заявитель имеет действительное и нефиктивное промышленное или торговое предприятие; при отсутствии такого Договаривающегося государства - название государства - участника Соглашения, в котором заявитель имеет местожительство; при отсутствии такого Договаривающегося государства - название Договаривающегося государства - участника Соглашения, гражданином которого является заявитель), если адрес заявителя находится в государстве ином, чем государство, ведомство которого является ведомством происхождения;

4) организация и государство - член этой организации, гражданином которого является заявитель, или заявление о том, что заявитель имеет местожительство на территории, к которой применяется договор об учреждении упомянутой организации, или заявление о том, что на этой территории заявитель имеет действительное и нефиктивное промышленное или торговое предприятие, - если базовая заявка подана в ведомство Договаривающейся организации или если базовая регистрация осуществлена таким ведомством;

5) адрес местожительства или предприятия, если адрес заявителя не находится на территории, к которой применяется договор об учреждении Договаривающейся организации, ведомство которой является ведомством происхождения;

6) Договаривающиеся Стороны, которые указываются в соответствии с Протоколом;

7) дата и номер базовой заявки или дата и номер базовой регистрации, в зависимости от случая;

8) заявление ведомства происхождения.

Если международная заявка основана на двух или нескольких базовых заявках или базовых регистрациях одного и того же знака в ведомстве происхождения, заявление ведомства происхождения будет считаться применимым ко всем этим базовым заявкам и базовым регистрациям.

Если указание относится к Договаривающейся Стороне, которая сделала уведомление согласно правилу 7 (2) Общей инструкции, международная заявка должна также содержать заявление о намерении использовать знак на территории этой Договаривающейся Стороны; это заявление должно считаться частью указания Договаривающейся Стороны, затребовавшей это заявление, и в соответствии с требованиями данной Договаривающейся Стороны должно быть:

• подписано самим заявителем и представлено на отдельном официальном бланке, прилагаемом к международной заявке;

• включено в международную заявку.

Содержание международной заявки, регулируемой Соглашением и Протоколом (п.7 правила 9 Общей инструкции):

1) указания, упомянутые в подп.4 «a»;

2) указания, упомянутые в пп.5 и 6.

При этом понимается, что базовая регистрация, а не базовая заявка может быть указана в международной заявке.

Международная заявка, регулируемая исключительно Соглашением, составляется на французском языке. Любая международная заявка, регулируемая исключительно Протоколом, или регулируемая Соглашением и Протоколом, составляется на английском или французском языке (а с 2004 г. возможно составление на испанском языке). Другими словами, ведомство происхождения имеет право ограничить выбор заявителя только одним языком, или двумя языками, или может позволить заявителю осуществлять выбор между любыми тремя языками.

Количество классов в международной заявке должно быть заявлено в пределах классов базовой заявки (базовой регистрации) и может быть меньше последней.

Все сведения, приводимые в международной заявке, должны соответствовать сведениям национальной регистрации, внесенным в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Республики Беларусь, или сведениям заявки на национальную регистрацию при подаче международной заявки в соответствии с Протоколом.

Конвенционный приоритет в международной заявке может испрашиваться в течение 6 месяцев с даты подачи базовой заявки.

К заявке должны быть приложены:

• заявление (по форме MM1, MM2, MM3);

• 2 экземпляра изображения товарного знака размером 8х8 см дополнительно к экземпляру, помещенному на бланке заявки;

• доверенность, удостоверяющая полномочия патентного поверенного, если заявка подается патентным поверенным;

• документ об уплате международной пошлины (копия);

• документ об уплате национальной пошлины (копия);

• копия паспорта (страницы 31, 32 плюс страница с регистрацией (пропиской) - для физических лиц).

Для ускорения процедуры проверки заявочных материалов и пересылки их в ВОИС заявитель может приложить к заявке ее копию на съемных носителях информации или отправить ее по электронной почте: madridgroup@belgospatent.by.

Обратите внимание! При подаче заявки с указанием США в качестве страны, в которой истребуется охрана, к заявке обязательно прилагается декларация об использовании или намерении использовать товарный знак. Срок представления доказательства использования знака в США можно продлить в общей сложности до 3 лет. Продление производится через каждые 6 месяцев. В США существует своя специфика использования наименования товаров и услуг. Руководство по допустимым наименованиям товаров и услуг в США доступно на сайте http://www.uspto.gov/.

Справочно Формы бланков заявлений можно найти на сайте ВОИС http://www.wipo.int/madrid/en/forms/. Адреса в заявлении указываются от наименьшего пункта к большему (например, сначала дом, улица, индекс, город, страна). Все знаки классифицируются по классам действующей редакции МКТУ. Описание знака в международной заявке указывается, если оно имеется в национальной заявке (регистрации). Описание должно быть идентичным или аналогичным по смыслу.

Этап 4. Пересылка заявки в Международное бюро

Международная заявка должна быть представлена Международному бюро ВОИС ведомством происхождения.

Национальное патентное ведомство проверяет полученную заявку на соответствие требованиям к оформлению.

В случае если заявка соответствует требованиям к оформлению, она направляется в Международное бюро ВОИС. В случае если заявка не соответствует требованиям, НЦИС обращается к заявителю с предложением устранить недостатки.

Срок для проверки и пересылки заявки национальным ведомством в Международное бюро ВОИС составляет, как правило, 2 месяца с даты получения заявки национальным ведомством.

Этап 5. Проведение формальной экспертизы

После получения заявки от национального ведомства Международное бюро ВОИС проводит формальную экспертизу заявки.

Срок проведения формальной экспертизы Международным бюро ВОИС не установлен.

При наличии в заявке дефектов Международное бюро уведомляет национальное ведомство, а также в отдельных случаях заявителя о наличии таких дефектов и предлагает их устранить в установленные сроки. Подробнее об устранении недостатков - в правилах 11-13 Общей инструкции.

По окончании формальной экспертизы Международное бюро присваивает заявке номер, регистрирует ее в Реестре ВОИС, публикует информацию о ней в официальном бюллетене ВОИС (WIPO Gazette of International Marks). Заявителю в течение 5-6 месяцев выдается свидетельство, которое подтверждает факт регистрации знака в Реестре.

Датой регистрации заявки считается дата подачи заявки на международную регистрацию в стране происхождения при условии, что Международное бюро получило заявку в течение 2 месяцев с даты этой подачи. Если заявка не была получена в этот срок, Международное бюро регистрирует заявку по дате ее получения.

С момента регистрации, произведенной таким образом в Международном бюро, в каждой заинтересованной стране-участнице знаку предоставляется такая же охрана, как если бы он был заявлен там непосредственно.

Этап 6. Уведомление патентных ведомств о международной регистрации знака

Международное бюро незамедлительно сообщает о регистрации заявки в заинтересованные ведомства (ведомства, в которых истребуется охрана знака).

Срок уведомления не установлен.

Этап 7. Проверка охраноспособности знака ведомством страны, в которой истребуется охрана

После получения от Международного бюро уведомления о регистрации знака национальные ведомства стран, в которых истребуется регистрация, проводят в соответствии со своим законодательством проверку товарного знака.

Срок проведения проверки национальными ведомствами:

1) 12 месяцев (для стран - участниц Мадридского соглашения);

2) 18 месяцев (для стран - участниц Протокола к Мадридскому соглашению).

Срок начинает течь с даты получения ведомством уведомления от Международного бюро.

После проверки национальное ведомство каждой страны уведомляет Международное бюро о предоставлении правовой охраны знаку на своей территории либо об отказе в таком предоставлении.

Национальное ведомство может отказать в правовой охране, если товарный знак не удовлетворяет условиям охраноспособности, действующим в данной стране согласно ее национальному законодательству. Отказ в признании охраноспособности знака может быть полным и частичным - по отдельным видам товаров и услуг.

Отказ в регистрации может основываться:

1) на предоставлении заинтересованным лицом возражения против предоставления охраны знаку;

2) иных основаниях.

Если отказ в предоставлении охраны не основан на возражении, уведомление об отказе в предоставлении охраны будет содержать или указывать:

• ведомство, направляющее уведомление;

• номер международной регистрации, предпочтительно вместе с другими указаниями, позволяющими подтвердить подлинность международной регистрации, такими как словесные элементы знака или номер базовой заявки или базовой регистрации;

• все мотивы отказа в регистрации вместе со ссылкой на соответствующие основные положения законодательства;

• если мотивы отказа в регистрации относятся к знаку, который был предметом заявки или регистрации и который противопоставляется знаку, являющемуся предметом международной заявки, то сообщается дата подачи заявки и номер, дата приоритета (при наличии таковой), дата регистрации и номер (при наличии таковых), имя и адрес владельца, изображение предшествующего знака вместе с перечнем всех относящихся к нему товаров и услуг в заявке или регистрации этого предшествующего знака; при этом понимается, что упомянутый перечень может быть представлен на языке этой заявки или регистрации;

• товары и услуги, затронутые отказом, или те, которые не затронуты отказом, если отказ не затрагивает все товары и услуги;

• если отказ может подлежать пересмотру или обжалованию, то в зависимости от обстоятельств разумный срок для просьбы о пересмотре или обжалования отказа и название органа, в который должны быть направлены такая просьба о пересмотре или обжалование с указанием при необходимости, что просьбу о пересмотре или обжалование необходимо подавать через посредничество представителя, чей адрес находится на территории Договаривающейся Стороны, ведомство которой вынесло решение об отказе;

• дату вынесения решения об отказе.

Если отказ в предоставлении охраны основан на возражении или на возражении и по другим мотивам, уведомление национального ведомства (страны, где истребуется охрана), кроме соответствия упомянутым выше требованиям, будет содержать указание этого факта, а также имя и адрес возражающей Стороны; однако, если возражение основано на знаке, который был предметом заявки или регистрации, ведомство, сообщившее об отказе, должно сообщить перечень товаров и услуг, на которых основано возражение и, кроме того, может сообщить полный перечень товаров и услуг этой более ранней заявки или регистрации. При этом понимается, что упомянутые перечни могут быть представлены на языке более ранней заявки или регистрации.

Международное бюро вносит запись об отказе в регистрации в Международный реестр вместе с данными, содержащимися в уведомлении, с указанием даты, на которую уведомление об отказе в регистрации было направлено или рассматривается как направленное Международному бюро.

Если уведомление об отказе в регистрации указывает, что отказ в регистрации может подлежать пересмотру или обжалованию, то ведомство, сообщившее об отказе:

• должно информировать Международное бюро согласованным между Международным бюро и этим ведомством способом о подаче просьбы о пересмотре или обжаловании или об истечении необходимого срока для подачи просьбы о пересмотре или обжаловании, если упомянутое ведомство знает об этом;

• если оно информировало Международное бюро о подаче просьбы о пересмотре или обжаловании или если просьба о пересмотре или обжаловании были поданы без соответствующего информирования об этом Международного бюро, должно незамедлительно уведомить Международное бюро о принятом окончательном решении по пересмотру или обжалованию или, если просьба о пересмотре или обжалование были отозваны, должно незамедлительно информировать Международное бюро об этом отзыве.

Международное бюро пересылает копии указанных выше уведомлений ведомству происхождения, если это ведомство информировало Международное бюро, что оно желает получать такие копии, а также владельцу.

Заявитель вправе возражать против отказа и обжаловать такое решение в соответствии с законодательством страны, в которой истребуется охрана.

В данном случае желательно обращаться за квалифицированной помощью к патентным поверенным (иным компетентным лицам) страны, отказывающей в охране. В некоторых странах только местные патентные поверенные (иные специалисты в сфере интеллектуальной собственности) могут представлять интересы заявителя в национальном патентном ведомстве, суде.

В соответствии с Протоколом регистрация знака производится на 10 лет с даты международной регистрации с возможностью продления действия на последующие периоды, равные 10 годам.

Соглашение предусматривает срок действия и продление срока действия, равные 20 годам. Однако в соответствии с Общей инструкцией пошлина в случае, если международная заявка регулируется Соглашением, подлежит уплате двумя частями за 10 лет. В отношении уплаты второй части пошлины применимы процедуры и требования для продления срока действия регистрации. Таким образом, во всех практических случаях любая международная регистрация может рассматриваться как регистрация, действие которой подлежит продлению каждые 10 лет.

Справочно Статья 5 (1) Руководства по международной регистрации знаков (http://www.rupto.ru/rupto/nfile/24f724db-53e8-11e1-04c9-9c8e9921fb2c/rukovod_madrid.pdf): «17.03. Договаривающаяся сторона не может отказывать в предоставлении охраны международной регистрации на том основании, что применимое законодательство позволяет осуществлять регистрацию только в отношении ограниченного числа классов или ограниченного числа товаров и услуг. Даже если это законодательство требует, чтобы заявка, поданная непосредственно в это Ведомство, должна относиться только к одному классу, Ведомство должно согласиться с тем, что международная регистрация может подлежать охране в данной Договаривающейся стороне, даже если она относится к нескольким (или даже ко всем 45) классам товаров и услуг. 17.04. Уведомление об указании может содержать в себе заявление о том, что владелец желает, чтобы знак рассматривался как знак, выполненный в стандартном шрифтовом исполнении. Вопрос о стандартном шрифтовом исполнении сложный, поскольку вспомогательные обозначения (такие, как диакритические знаки), которые могут являться стандартными в одном языке, не являются таковыми в другом языке. Таким образом, именно каждая Договаривающаяся сторона должна принимать решение относительно действия такого заявления. Ведомство (и суды) могут, например, принять решение не принимать во внимание данное заявление при рассмотрении таких вопросов, как объем охраны, или при столкновении с другим знаком. В этом случае Ведомство соответствующей Договаривающейся стороны будет свободно в действиях для своих внутренних целей при определении классификационных индексов Венской классификации для знака, в отношении которого осуществлена международная регистрация (если было сделано заявление о стандартном шрифтовом исполнении, Международное бюро не применяет Венскую классификацию). 17.05. До направления уведомления об указании Договаривающейся стороне Международное бюро уже устанавливает тот факт, что все применимые формальные требования Соглашения или Протокола либо Общей инструкции были соблюдены. Следовательно, Ведомство никогда не будет иметь возможность возражения по формальным основаниям подачи заявок. <…> 17.06. У Ведомства не может быть соответствующих причин возражать в отношении классификации товаров и услуг в международной регистрации. Даже если Ведомство не согласно с классификацией (которая, несомненно, была одобрена Международным бюро), возражение на таких основаниях не будет иметь силы, поскольку классификация в Международном реестре остается неизменной. Ведомство, конечно, может использовать свою интерпретацию классификации, например, для того, чтобы провести поиск на наличие противопоставляемых знаков; в действительности специально предусматривается, что указание классов не связывает Договаривающуюся сторону в отношении определения объема охраны знака. 17.07. Ведомство может выдвигать возражения в случае, если оно полагает, что термин является слишком широким или слишком неопределенным; такое возражение осуществляется в форме частичного отказа, что приводит в результате к замене широкого или неопределенного термина на более узкий или уточненный термин, вносимый в Международный реестр применительно к данной Договаривающейся стороне, - по существу, к ограничению охраны в отношении этой Договаривающейся стороны». Если выявлены какие-либо препятствия в предоставлении охраны на территории данной страны, национальное патентное ведомство направляет владельцу регистрации соответствующее уведомление. Если по истечении указанного срока никаких уведомлений не поступало, это свидетельствует о том, что международной регистрации товарного знака охрана предоставлена в полном объеме.

Этап 8. Получение информации о предоставлении охраны знака либо об отказе в предоставлении

Национальное ведомство каждой страны уведомляет Международное бюро и заявителя о возможности предоставления охраны знаку на ее территории.

Как правило, информация о результатах рассмотрения заявки в национальных ведомствах поступает заявителю от ВОИС. Информация пересылается на адрес (почтовый, электронный), указанный в заявке. Информацию о заявке, в т.ч. результате ее рассмотрения, можно получить на сайте ВОИС.

Срок уведомления не установлен.

Полезная справочная информация

Полезные ссылки на интернет-источники

http://www.belgospatent.org.by/ - сайт НЦИС.

http://www.wipo.int/portal/index.html.ru - сайт ВОИС.

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru - сайт Роспатента.

http://www.mktu.info/ - действующая редакция МКТУ.

http://www.wipo.int/romarin - база товарных знаков, зарегистрированных по Мадридской системе.

http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/databases/searchCTM.en.do - база данных Европейских товарных знаков.

http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/databases/searchEU.en.do - база данных национальных ведомств стран ЕС.

07.10.2013

Надежда Грабовская, ведущий юрисконсульт сети магазинов «Оранжевый верблюд», юрист-лицензиат