Материал помещен в архив

НАЗНАЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ (БРЕНДОВ)

Сегодня сложно спорить с тем, что мы живем в мире брендов. Однородных товаров и услуг (примерно одинакового качества) много, но при этом одни из них продаются лучше, а другие - хуже. Это связано с тем, что большинство потребителей приобретает не абстрактные товары или услуги, а бренды, которыми те обозначены.

Вместе с товаром или услугой покупаются и соответствующие их брендам ожидания, которые культивируются в рекламе этих брендов. Покупается уверенность в качестве, ощущение сопричастности и многое другое.

Таким образом, на сегодняшний день сложилась ситуация, когда для успеха в бизнесе недостаточно просто производить качественный товар или оказывать качественные услуги. Необходимо иметь соответствующее обозначение, которое выделит ваш товар или услугу среди подобных товаров или услуг, предлагаемых конкурентами.

Именно нематериальная составляющая - обозначение - увеличивает ценность (а зачастую - и стоимость) товаров или услуг для потребителей и определяет их успех или провал на рынке.

В обиходе такие обозначения именуются брендами или торговыми марками. Юридически для определения подобных обозначений существует два понятия: «товарный знак» (для обозначения товара) и «знак обслуживания» (для обозначения услуг). Далее оба этих обозначения мы объединим под единым термином - товарный знак.

Понятие товарного знака и его основные функции

Согласно Закону РБ от 05.02.1993 № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания» (далее - Закон) товарный знак и знак обслуживания - это обозначение, способствующее отличию товаров или услуг (далее - товары) одних юридических или физических лиц от однородных товаров или услуг других юридических или физических лиц.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы обозначения, представленные в графической форме: словесные, включая имена собственные, буквенные, цифровые, изобразительные, сочетания цветов, объемные обозначения, включая форму товара или его упаковку, а также комбинации таких обозначений.

Наибольшее распространение получили словесные и изобразительные товарные знаки.

За рубежом, например, регистрируют также звуковые товарные знаки (особенно актуально для позывных радиостанций), запаховые товарные знаки (определенный запах товара) и некоторые иные.

Из определения товарного знака следует, что основное его предназначение - способствовать отличию товаров одних лиц от однородных товаров других лиц. Эта функция товарного знака в юридической литературе именуется индивидуализирующей. Параллельно с ней выделяют еще несколько функций товарных знаков - в частности, рекламную и идентифицирующую.

Рекламная функция заключается в том, что товарный знак может использоваться в рекламе того товара, который обозначается этим знаком.

Идентифицирующая же функция товарного знака состоит в том, что благодаря товарному знаку потребитель может идентифицировать конкретный товар с его производителем.

Основным способом использования товарного знака в соответствии с Законом является применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, или на их упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора.

Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках. Однако подобное применение возможно лишь при наличии уважительных причин того, что товарный знак не используется на товарах или их упаковке.

Таким образом, из норм Закона следует вывод - зарегистрированный товарный знак обязательно должен использоваться. Если он не используется без уважительных причин непрерывно в течение любых пяти лет с момента его регистрации, действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно в отношении всех или части товаров, указанных в регистрации. Решение об этом выносит Верховный Суд РБ. Заявление о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака в Верховный Суд РБ может подать любое лицо при условии, что этот товарный знак не используется до подачи такого заявления.

Правило о возможном досрочном прекращении регистрации товарного знака направлено на предотвращение злоупотреблений, связанных с регистрацией товарных знаков. Например, когда товарный знак регистрируется не для его использования, а для последующей спекулятивной продажи лицу, которое будет заинтересовано в использовании товарного знака.

Что касается предупредительной маркировки, то владелец товарного знака может проставлять рядом с товарным знаком латинскую букву «R» (в окружности или без нее) либо словесные обозначения «товарный знак» или «зарегистрированный товарный знак», указывающие на то, что применяемое обозначение является товарным знаком, зарегистрированным в РБ.

Применяемая за рубежом маркировка «ТМ» (которая обозначает, что применяемое обозначение подано на регистрацию в качестве товарного знака, но пока еще не зарегистрировано) в РБ на уровне Закона не закреплена. Однако это не означает, что имеется запрет на ее использование: использовать ее можно, но такая маркировка не является официально предусмотренной.

Права на товарный знак, их нарушения и возможность защиты

Закон предусматривает, что владелец товарного знака имеет исключительное право использовать товарный знак и распоряжаться им, а также право запрещать использование товарного знака другими лицами.

Конкретных правомочий владельца товарного знака Закон не устанавливает, в отличие, например, от Закона РБ от 16.05.1996 № 370-XIII «Об авторском праве и смежных правах», который такой перечень содержит. Однако и в том, и в другом случае, исходя из теории исключительного права, предполагается возможность его обладателя использовать соответствующий объект (в рассматриваемом случае - товарный знак) в любой форме и любым способом.

В то же время Закон содержит перечень определенных нарушений прав владельца товарного знака, проанализировав которые можно сделать вывод о том, какие действия совершать нельзя, чтобы не нарушить исключительное право владельца товарного знака.

Общая формулировка такова, что никто не может использовать охраняемый на территории РБ товарный знак, на который выдано свидетельство, без разрешения его владельца. Нарушением прав владельца товарного знака признается: несанкционированные изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа и иное введение в гражданский оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении однородных товаров, а также неоднородных товаров, обозначенных товарным знаком, признанным общеизвестным в РБ.

Рассмотрим указанные возможные нарушения на примерах.

Так, права владельца товарного знака «ADIDAS» будут нарушены, если кто-либо ввезет на территорию РБ, будет хранить, продавать или раздавать бесплатно спортивную одежду и обувь (товары однородные тем, в отношении которых зарегистрирован товарный знак «ADIDAS»), имеющие обозначение «ABIBAS» (опять же - к примеру). В данном случае обозначение «ABIBAS» будет сходным до степени смешения с товарным знаком «ADIDAS».

Более того, права владельца товарного знака «ADIDAS» будут нарушены также и в ситуации, когда ввозимые на территорию РБ (или производимые в РБ) товары будут иметь обозначение «ADIDAS», если его нанесет лицо, не имеющее на это права. Такие товары именуются контрафактными.

Еще одним возможным вариантом нарушения прав владельца товарного знака «ADIDAS» будет ввоз в РБ и (или) последующая продажа здесь легально произведенного товара «ADIDAS», которые осуществит лицо, не имеющее права на ввоз (импорт) в РБ товаров марки «ADIDAS».

Такой вариант нарушения прав применительно к РБ достаточно долго рассматривался только теоретически, однако, весной - летом 2007 г. судебная коллегия по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда РБ рассмотрела два однотипных спора, в которых истцом выступала компания - владелец товарного знака «MARTINI», а ответчиками - две белорусские компании, которые импортировали в РБ алкогольные напитки, обозначенные товарным знаком «MARTINI».

Истец посчитал нарушенным свое право на товарный знак «MARTINI» из-за того, что ответчики ввозили (импортировали) в РБ товар, обозначенный соответствующим товарным знаком, при этом не получив от истца права на импорт такого товара в РБ.

Ответчики выстроили свои позиции на принципе исчерпания прав на товарный знак. Данный принцип означает, что регистрация товарного знака не дает права его владельцу запретить другим лицам использование этого товарного знака в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот непосредственно владельцем товарного знака или с его согласия. То есть ответчики покупали за рубежом товар, введенный в гражданский оборот самим истцом, и только потом ввозили его в РБ.

Однако суд иски удовлетворил. Определяющим фактором для этого стало то, что истец заключил договор с определенным юридическим лицом РБ, наделив его статусом эксклюзивного дистрибьютора в РБ товаров, обозначенных товарным знаком истца. В связи с чем, только этому лицу истец передал право на импорт соответствующих товаров в РБ. Следовательно, принцип исчерпания прав может применяться только к товарам, ввезенным в РБ эксклюзивным дистрибьютором. Если такие же товары ввозятся в РБ иными лицами, это является нарушением прав истца (и, по мнению автора, эксклюзивного дистрибьютора).

Созданный судебный прецедент, который был вкратце рассмотрен, является крайне важным, поскольку показывает, что иностранный производитель товара или иной обладатель прав на товарный знак, которым этот товар обозначается, реально может ограничить количество импортеров данного товара в РБ.

Целей у такого ограничения может быть несколько. Одной из них является упрощение борьбы с контрафактной продукцией. Когда импортер один, проще контролировать каналы ввоза соответствующих товаров в РБ. Тем более что на протяжении ряда лет в РБ действует система, позволяющая приостановить таможенное оформление товара, содержащего объекты интеллектуальной собственности, по заявлению лица, обладающего правами на соответствующие объекты интеллектуальной собственности.

Если импортер в РБ определенных товаров будет один, то его заявление в таможенные органы позволит еще на границе пресечь попытки других субъектов ввезти соответствующие товары в республику. Такой механизм является действенным. Причем его использование стоит дешевле, чем выявление уже ввезенных в РБ товаров в торговых сетях и их изъятие.

Законом установлено, что за использование товарного знака, а также обозначения, сходного с ним до степени смешения, для однородных товаров с нарушением требований настоящего Закона виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством РБ.

Защита гражданских прав от незаконного использования товарного знака, кроме требований о прекращении нарушения и взыскании причиненных убытков, осуществляется также путем применения ряда мер:

- удаления с товара или его упаковки незаконно используемого товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, и (или) уничтожения изготовленных изображений товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения;

- ареста или уничтожения товаров, в отношении которых был незаконно применен товарный знак;

- наложения штрафа в пользу потерпевшей стороны в размере стоимости товара;

- передачи в пользу потерпевшей стороны товара, на котором незаконно применен товарный знак.

Применение указанных мер в отношении лиц, виновных в незаконном использовании товарного знака, производится в судебном порядке.

Регистрация товарных знаков

Правовая охрана товарных знаков в РБ осуществляется на основании их регистрации в государственном учреждении «Национальный центр интеллектуальной собственности» (далее - патентный орган).

В настоящее время товарный знак может быть зарегистрирован на имя юридического или физического лица. Однако на рассмотрении парламента уже находится законопроект, который предусматривает ограничение возможности регистрации товарных знаков только субъектами хозяйствования (т.е. юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями).

Это обусловлено тем, что физические лица, которые не ведут предпринимательской деятельности, по определению не могут использовать зарегистрированные ими товарные знаки, поскольку они не производят и не продают никаких товаров и не оказывают никаких услуг.

Кроме того, данное ограничение вызвано необходимостью пресечь злоупотребления, которые дают возможность регистрировать товарные знаки на физическое лицо.

Процедура регистрации товарного знака начинается с оформления и подачи соответствующей заявки в патентный орган. При оформлении заявки существует несколько специфических нюансов, поэтому для сопровождения данного процесса целесообразно привлечь профессионалов: патентного поверенного или юриста.

Заявка на регистрацию товарного знака должна содержать определенную информацию: в частности, информацию о заявителе, заявляемое обозначение, перечень товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация, сгруппированных по классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), утвержденная в соответствии Ниццким соглашением от 15.06.1957 «О международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков» (для Беларуси вступило в силу 31 декабря 1997 г.). На сегодняшний момент применяется Девятая редакция МКТУ, которая содержит 34 класса товаров и 11 классов услуг.

До подачи заявки необходимо уплатить соответствующую патентную пошлину. Ее минимальный размер составляет 3 базовые величины (если регистрация товарного знака испрашивается не более чем для трех (включительно) классов по МКТУ). Если регистрация товарного знака испрашивается для четырех и более классов по МКТУ, то за каждый класс после трех дополнительно уплачивается 0,2 базовых величины.

Для нерезидентов патентные пошлины на порядок выше - соответственно 600 долл. США (если регистрация товарного знака испрашивается не более чем до трех (включительно) классов по МКТУ) и 40 долл. США за каждый класс свыше трех.

По общему правилу при подаче заявок на регистрацию двух одинаковых товарных знаков (или сходных до степени смешения) регистрируется тот из них, заявка на регистрацию которого была подана ранее (это так называемый приоритет товарного знака). Напомним, что существуют также такие понятия, как конвенционный и выставочный приоритет.

Экспертиза заявки на регистрацию товарного знака осуществляется патентным органом и включает в себя два этапа: предварительную экспертизу и экспертизу заявленного обозначения.

Срок проведения предварительной экспертизы составляет два месяца с момента подачи заявки в патентный орган. Этот срок в отличие от срока экспертизы заявленного обозначения прямо предусмотрен в Законе. Однако в последнее время на практике он не соблюдается в связи с большой загрузкой патентного органа.

В ходе проведения предварительной экспертизы проверяются состав необходимых документов, правильность оформления заявки, уплата патентной пошлины. По результатам предварительной экспертизы принимается решение о принятии заявки к рассмотрению либо об отказе в ее принятии.

При принятии заявки к рассмотрению устанавливаются дата подачи заявки, а также конвенционный или выставочный приоритет (в случае представления необходимых документов, подтверждающих правомерность этого требования).

Экспертиза заявленного обозначения проводится по завершении предварительной экспертизы. В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается приоритет товарного знака, если он не был установлен при проведении предварительной экспертизы, и проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям, установленным Законом.

По результатам экспертизы принимается решение о регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации.

Срок проведения экспертизы заявленного обозначения в Законе и иных нормативных актах прямо не предусмотрен. На практике в последнее время он составляет от двух до трех лет. Столь длительный срок экспертизы объясняется большим количеством поданных заявок на регистрацию товарных знаков.

Какое-то время назад в патентном органе была введена процедура ускоренной регистрации товарных знаков при условии внесения дополнительной оплаты, размер которой рассчитывается патентным органом, исходя из того, какое обозначение заявлено на регистрацию, на сколько классов по МКТУ и т.д. Подать заявление на ускоренную регистрацию можно не ранее чем через 6 месяцев после подачи заявки на регистрацию товарного знака. Ускоренная регистрация проходит в течение 1 месяца после подачи соответствующего заявления.

Однако в последнее время в патентном органе накопилось большое количество заявлений на ускоренную регистрацию товарных знаков, в связи с чем, образовалась очередь таких заявлений. Таким образом, на данный момент, заявление на ускоренную регистрацию подать можно, но в течение месяца после его подачи товарный знак зарегистрирован, скорее всего, не будет. Вероятно, необходимо будет ожидать несколько месяцев только для того, чтобы патентный орган начал рассматривать само заявление на ускоренную регистрацию.

Товарный знак считается зарегистрированным (и, соответственно, правовая охрана предоставляется ему) с даты подачи заявки на регистрацию в патентный орган, независимо от того, сколько времени понадобится патентному органу для проведения экспертизы заявленного обозначения.

Передача прав на товарный знак

Закон предусматривает возможность владельца товарного знака распорядиться правами на товарный знак двумя возможными путями:

а) уступить их в отношении всех или части товаров, для которых товарный знак зарегистрирован (т.е. безвозвратно передать);

б) предоставить право на использование товарного знака по лицензионному договору (т.е. передать на время) опять же - для всех или части товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак.

Закон содержит два ограничения на уступку прав на товарный знак:

- во-первых, если уступка может явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя;

- во-вторых, если невозможна уступка права на коллективный знак (кстати, это же ограничение действует и в отношении передачи прав на товарный знак по лицензионному договору).

Применительно к лицензионному договору Закон устанавливает правило об одном обязательном условии, которое должно содержаться в таком договоре, а именно - качество товаров лицензиата должно быть не ниже качества товаров лицензиара, и лицензиар обязан осуществлять контроль над выполнением данного условия.

Договор об уступке права на товарный знак другому юридическому или физическому лицу и лицензионный договор регистрируются в патентном органе и являются действительными для третьих лиц с даты их регистрации. Для сторон рассматриваемых договоров эти договоры вступают в силу по общим правилам - с момента их подписания обеими сторонами. Именно с этого момента стороны могут исполнять обязательства по заключенному договору: передавать права на товарный знак, использовать товарный знак, перечислять подлежащие уплате суммы и т.д.

Соотношение товарного знака и объекта авторского права, включенного в товарный знак

Интересно проанализировать также еще один аспект, который касается товарных знаков, в первую очередь - изобразительных, и заключается в следующем.

В качестве такого товарного знака регистрируется определенное изображение, которое является произведением (т.е. объектом авторского права) и имеет своего автора. И здесь возникает несколько вопросов:

1) можно ли применять на товарах такое изображение без регистрации его в качестве товарного знака и охраняется ли оно от незаконного использования третьими лицами?

Ответ на этот вопрос положительный: изображение без регистрации его в качестве товарного знака применять можно (при условии, конечно, что права на это изображение принадлежат лицу, которое собирается его использовать). Изображение в данном случае будет охраняться не как товарный знак (в силу регистрации), а как объект авторского права (в силу создания);

2) как будут соотноситься права на изобразительный товарный знак и права на изображение, которое зарегистрировано в качестве такого товарного знака?

Ответ необходимо искать в договоре с автором такого изображения. Если автор передает (или уступает) все права на созданное им изображение лицу, которое регистрирует это изображение в качестве товарного знака, то у автора не остается прав на изображение и использовать его он не может. Если же автор передает (или уступает) только право на регистрацию изображения в качестве товарного знака, то за автором сохраняется право использовать это изображение в иных формах и способах.

27.02.2009 г.

Илья Латышев, директор общества с ограниченной ответственностью «Юридическая группа «ВЕРДИКТ БАЙ»

От редакции: В Закон РБ от 05.02.1993 № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания» на основании законов РБ от 15.07.2009 № 44-З (с 25 января 2010 г.), от 22.12.2011 № 328-З (с 16 января 2012 г.) и от 09.07.2012 № 389-З (с 15 января 2013 г.) внесены изменения и дополнения.