Материал помещен в архив

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА В ДОМЕННОМ ИМЕНИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

25 января 2010 г. вступил в силу Закон РБ от 15.07.2009 № 44-З «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О товарных знаках и знаках обслуживания». С этого момента в законодательство Республики Беларусь о товарных знаках и знаках обслуживания введено понятие «доменное имя», однако в несколько неожиданном контексте.

Вопрос об использовании товарного знака в доменном имени возникает в двух случаях:

1) при нарушении прав владельца товарного знака путем его использования в доменном имени третьим лицом;

2) при рассмотрении заявления заинтересованного лица о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, в т.ч. в сети Интернет в доменном имени.

Рассмотрим каждый случай более подробно.

Нарушение прав владельца товарного знака путем его использования в доменном имени третьим лицом

Норма п.3 ст.3 Закона РБ от 05.02.1993 № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания» (далее - Закон о товарных знаках) не содержит понятия «доменное имя» и, таким образом, непосредственно не относит регистрацию и (или) использование товарного знака в доменном имени к действиям, нарушающим права владельца соответствующего товарного знака. Гражданский кодекс РБ (далее - ГК) также не оперирует понятием «доменное имя».

От редакции «Бизнес-Инфо» С 15 июля 2016 г. ст.3 Закона о товарных знаках изложена в новой редакции Законом РБ от 05.01.2016 № 352-З (далее - Закон № 352-З).

При подготовке изменений и дополнений, вносимых в Закон о товарных знаках, предполагалось расширить перечень действий, совершение которых признается нарушением прав владельца товарного знака. Планировавшиеся изменения, в частности, состояли в том, чтобы установить, что нарушением прав владельца товарного знака является использование чужого товарного знака в доменном имени. Тем не менее данная норма осталась прежней.

Как следует из п.3 ст.3 Закона о товарных знаках, правообладателю с целью защиты права на свой товарный знак, который содержится в зарегистрированном третьим лицом доменном имени, необходимо доказать, что такое третье лицо ввело в гражданский оборот товарный знак или обозначение, сходное с ним до степени смешения, в отношении однородных товаров или неоднородных товаров, если товарный знак признан общеизвестным в Республике Беларусь.

На вопрос о том, был ли третьим лицом введен в гражданский оборот товарный знак путем регистрации доменного имени и (или) его использования, например, в качестве идентификатора сайта, следует отвечать, принимая во внимание конкретные обстоятельства дела.

В судебной практике Республики Беларусь уже имели место случаи признания владельца доменного имени нарушителем прав владельца товарного знака. Один из споров касался доменного имени google.by.

Рассмотрение заявления заинтересованного лица о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, в том числе в доменном имени

В п.1 ст.20 Закона о товарных знаках единственный раз в Законе о товарных знаках употребляется понятие «доменное имя». Положения п.1 ст.20 Закона о товарных знаках призваны способствовать использованию товарных знаков, так как при неиспользовании товарного знака, в т.ч. в сети Интернет, в доменном имени, в течение определенного периода времени правообладатель рискует утратить права на товарный знак в отношении всех или части товаров и услуг, для которых он зарегистрирован.

От редакции «Бизнес-Инфо» С 15 июля 2016 г. ст.20 Закона о товарных знаках изложена в новой редакции Законом № 352-З.

Согласно п.6 ст.20 Закона о товарных знаках правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака без уважительных причин непрерывно в течение любых 3 лет после его регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано любым лицом в Верховный Суд РБ по истечении указанных 3 лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Заявление о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака может быть подано в Верховный Суд РБ любым лицом при условии, что этот товарный знак не используется до подачи такого заявления. Белорусской судебной практике известны случаи, когда было прекращено действие регистрации товарного знака, например по иску немецкой фирмы «Реемтсма Сигареттенфабрикен ГмбХ» к фирме «ХУГО БОСС АГ» (Германия).

Также при решении вопроса о прекращении действия регистрации товарного знака на основании п.6 ст.20 Закона о товарных знаках следует выяснить, использовался ли товарный знак на территории Республики Беларусь.

Применение товарного знака в доменном имени

В силу п.1 ст.20 Закона о товарных знаках количество способов использования товарного знака расширено, однако мы остановимся только на одном из них - применении товарного знака в доменном имени. Из всех перечисленных в вышеприведенной норме этот способ использования товарного знака предположительно является наиболее простым и недорогим. Использование товарного знака в доменном имени является частным случаем использования его в сети Интернет (примечание). Безусловно, товарный знак можно использовать не только в составе доменного имени, но и путем указания на интернет-сайте, в его html-коде и т.д.

Ключевым моментом в рассматриваемых случаях является вопрос о том, что следует понимать под использованием товарного знака в доменном имени.

Норму п.1 ст.20 Закона о товарных знаках можно интерпретировать таким образом, что для подтверждения факта использования товарного знака его владельцу достаточно представить только документы о том, что доменное имя, содержащее товарный знак, зарегистрировано. Тем не менее такой вывод является преждевременным. Владелец товарного знака, используя его в доменном имени, должен не только зарегистрировать последнее, но и каким-то образом использовать товарный знак в отношении тех классов товаров и услуг согласно Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ), в отношении которых предоставлена правовая охрана товарного знака. Пункт 1 ст.20 Закона о товарных знаках указывает на использование товарного знака на товарах, для которых он зарегистрирован, или на их упаковке, а п.6 этой же статьи - на то, что правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован.

Кроме того, согласно п.12 постановления Пленума Верховного Суда РБ от 28.09.2005 № 9 «О некоторых вопросах применения законодательства при рассмотрении гражданских дел, связанных с защитой права на товарный знак и знак обслуживания» при рассмотрении споров о досрочном полном или частичном прекращении действия регистрации товарного знака или знака обслуживания проверяется, действительно ли знак, о котором возник спор, не использовался самим владельцем либо лицензиатом в отношении товаров или услуг, для которых знак зарегистрирован.

Теперь рассмотрим, каким образом может быть использован товарный знак в доменном имени в отношении определенных классов товаров и услуг?

Ответа на данный вопрос в законодательстве не содержится.

Проанализируем наиболее распространенную ситуацию, при которой владелец доменного имени не только его зарегистрировал, но и создал интернет-сайт, на который указывает это доменное имя. Полагаем, что необходимо выяснить, какая информация содержится на сайте владельца доменного имени и для каких целей она размещена.

Например, при рассмотрении спора о доменном имени google.by суд пришел к выводу, что владелец указанного доменного имени оказывал в сети Интернет на соответствующем сайте услуги, однородные тем, в отношении которых истцу предоставлена правовая охрана в Республике Беларусь.

Однако если товарный знак зарегистрирован в отношении товаров, а не услуг, то определить, что такой товарный знак в доменном имени используется в отношении товаров, представляется очень сложной задачей: ведь сайты в Интернете по сути предоставляют информационную услугу и лишь опосредованно связаны с материальными объектами (товарами). Вероятно, тут применим тот же подход, что и при определении использования товарного знака в рекламе в отношении каких-либо товаров, т.е. сайт должен содержать информацию о таких товарах.

Однако наше предположение и, соответственно, использованный судом подход к делу google.by, при котором применение товарного знака в доменном имени как способ использования товарного знака ставится в зависимость от наличия сайта, идентифицируемого таким доменным именем, не является безупречным.

Если такой подход оправдан применительно к норме п.1 ст.20 Закона о товарных знаках, будет ли он также эффективен для целей правового регулирования отношений применительно к п.3 ст.3 Закона о товарных знаках, когда речь идет о нарушении прав владельца товарного знака путем использования его в доменном имени?

Допустим, владелец доменного имени, которое содержит товарный знак третьего лица, не создал интернет-сайт. Следовательно, определить, использует ли владелец доменного имени товарный знак третьего лица в отношении каких-либо товаров и услуг по МКТУ, не представляется возможным.

Проблема определения того, используется ли товарный знак в доменном имени в отношении каких-либо товаров и услуг, будет актуальна даже в случае, когда товарный знак признан общеизвестным в Республике Беларусь. Ведь согласно вышеописанному подходу если доменное имя не идентифицирует интернет-сайт, то и говорить о том, что товарный знак введен в гражданский оборот в отношении товаров, неправомерно.

Выводы в зависимости от добросовестности владельца доменного имени могут быть разными.

Под добросовестным владельцем доменного имени мы понимаем того, кто зарегистрировал содержащее товарный знак третьего лица доменное имя и не использует его для индивидуализации товаров и услуг, в отношении которых действует правовая охрана такого товарного знака. Соответственно, норма п.3 ст.3 Закона о товарных знаках не применима.

Недобросовестный владелец регистрирует доменное имя, содержащее товарный знак третьего лица, с различными целями, противоречащими интересам правообладателя, например с целью уступить ему доменное имя за вознаграждение, превышающее расходы по регистрации, помешать потребителям найти информацию о правообладателе-конкуренте. В таких ситуациях правообладатель не сможет доказать в суде, что его права как владельца товарного знака нарушаются.

Таким образом, получается, что норма п.3 ст.3 Закона о товарных знаках не сможет защитить права владельца товарного знака в том случае, когда товарный знак содержится в доменном имени третьего лица, которое не создало соответствующий интернет-сайт и которое не намеревается каким-либо образом самостоятельно использовать указанное доменное имя.

Установить недобросовестность обладателя доменного имени можно, если он, например, направляет владельцу соответствующего товарного знака предложение выкупить доменное имя, однако, как говорилось выше, правообладатель не сможет воспользоваться положением п.3 ст.3 Закона о товарных знаках с целью защиты своих прав.

Даже норму подп.1 п.3 ст.10^bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция), согласно которой подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов либо промышленной или торговой деятельности конкурента, нельзя будет применить (на данную норму ссылался суд при рассмотрении дела google.by), поскольку если не существует интернет-сайта у недобросовестного владельца доменного имени, то не может быть и вышеописанного смешения. Ситуация, при которой владелец доменного имени будет рассылать коммерческие предложения от имени владельца товарного знака, содержащегося в доменном имени, и тем самым вызовет смешение, предусмотренное Парижской конвенцией, нам представляется маловероятной.

Полагаем, что в некоторых случаях к недобросовестному обладателю доменного имени могут быть применены нормы ст.9 ГК. Правовые последствия для недобросовестного обладателя доменного имени заключаются в том, что суд может отказать такому лицу в защите принадлежащего ему права. Кроме этого, лицо, злоупотребляющее правом, обязано восстановить положение лица, потерпевшего от злоупотребления, возместить причиненный ущерб.

Примечание. Доменные имена следует отличать от единых указателей ресурсов (англ. Uniform Resource Locator, URL), например http://kakoy-to-resurs.com/nekaya-stranitsa/main.html. В нашем примере URL включает в себя доменное имя kakoy-to-resurs.com. Включение товарного знака в часть URL, следующую после .com, не является применением в доменном имени, однако, по нашему мнению, может быть признано его использованием в сети Интернет.

15.09.2010 г.

Дмитрий Матвеев, юрист общества с ограниченной ответственностью «Юридическая группа «АргументЪ»