Материал помещен в архив

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И ОТКАЗА В РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНОГО ЗНАКА

В Республике Беларусь действует регистрационный принцип предоставления правовой охраны товарному знаку (ст.1018 Гражданского кодекса РБ (далее - ГК)).

Заявка на регистрацию товарного знака

Процедура регистрации товарного знака начинается с подачи заявки на регистрацию. Термин «заявка» является собирательным, поскольку заявка включает в себя ряд подаваемых заявителем документов. Основные требования к ее составу закреплены в ст.6 Закона РБ от 05.02.1993 № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания» (далее - Закон о товарных знаках). Заявка должна содержать:

От редакции «Бизнес-Инфо» С 15 июля 2016 г. ст.6 Закона о товарных знаках изложена в новой редакции Законом РБ от 05.01.2016 № 352-З (далее - Закон № 352-З));

1) заявление о регистрации обозначения в качестве товарного знака с указанием заявителя, а также его места нахождения или места жительства;

2) заявляемое обозначение;

3) перечень товаров, для которых испрашивается охрана товарного знака, а также, если возможно, указание на соответствующий класс (классы) согласно Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ).

К заявке должны быть приложены:

• документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном размере;

• документ, удостоверяющий полномочия патентного поверенного, если заявка подается патентным поверенным.

Требования к составлению заявки более детально определены в Положении о порядке регистрации товарного знака и знака обслуживания, утвержденном постановлением Совета Министров РБ от 28.12.2009 № 1719 (далее - Положение о порядке регистрации).

Форма заявления на регистрацию товарного знака утверждена постановлением Государственного комитета по науке и технологиям РБ от 12.01.2010 № 1.

От редакции «Бизнес-Инфо» С 30 июля 2016 г. следует применять форму заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания согласно приложению 1 к постановлению Государственного комитета по науке и технологиям РБ от 29.06.2016 № 1.

Согласно п.3 ст.6 Закона о товарных знаках заявка должна относиться к одному товарному знаку. Данная норма означает, что заявитель, желающий зарегистрировать товарный знак в нескольких вариантах, каждый из них должен оформить в виде отдельной заявки. На практике в ситуации, когда у заявителя есть несколько вариантов предполагаемого товарного знака, наиболее оптимальным решением является первоначальная подача заявки на обозначение, включающее максимальное количество элементов и заявляемое на охрану без указания цвета или цветового сочетания.

Определение перечня товаров (услуг), в отношении которых регистрируется товарный знак

Наиболее сложным этапом составления заявки на регистрацию товарного знака является определение перечня товаров (услуг), в отношении которых он регистрируется. При этом следует обратить внимание на коллизию, которая есть в законодательстве. С одной стороны, норма подп.4.3 п.4 ст.6 Закона о товарных знаках предусматривает, что заявка должна содержать: «… перечень товаров, для которых испрашивается охрана товарного знака, а также, если возможно, указание на соответствующий класс (классы) согласно Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков. Если заявитель не указывает класс (классы), патентный орган классифицирует товары по соответствующим классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков». Тем самым Закон о товарных знаках прямо возлагает обязанность классифицировать указанные в заявке товары в соответствии с МКТУ на патентный орган.

С другой стороны, п.48 Положения о порядке регистрации требует, чтобы товары группировались по классам в соответствии с редакцией МКТУ, действующей на дату подачи заявки, и обозначались точными терминами (предпочтительно терминами МКТУ). При этом перед каждой группой товаров проставляется номер класса МКТУ, к которому относится данная группа товаров (п.49 Положения о порядке регистрации).

От редакции «Бизнес-Инфо» С 15 июля 2016 г. следует руководствоваться пп.48 и 49 Положения о порядке регистрации с изменениями, внесенными постановлением Совета Министров РБ от 11.07.2016 № 540 (далее - постановление 540).

Обратите внимание! Отсутствие в заявке такой классификации может послужить поводом для того, чтобы патентный орган в ходе предварительной экспертизы направил заявителю запрос с требованием уточнения соответствующих позиций, что затягивает ход экспертизы, а несвоевременный ответ на данный запрос может привести к отказу в рассмотрении поданной заявки.

Поэтому заявителю, самостоятельно составляющему заявку на регистрацию знака, необходимо ознакомиться с МКТУ, официальный русскоязычный текст которой доступен на сайте государственного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности» (РФ) по адресу: http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/international_classification/trade_marks/article_mktu10_2014.

При заполнении графы 6 заявки на регистрацию товарного знака заявителю можно также воспользоваться перечнем МКТУ на русском языке, отработанным экспертами управления товарных знаков государственного учреждения «Национальный центр интеллектуальной собственности» (далее - НЦИС), в котором содержатся точные термины и товары услуги сгруппированы по классам (http://www.belgospatent.org.by/index.php?option=com_content&view=article&id=160&Itemid=65).

Закон о товарных знаках не уточняет форму подачи заявки. Согласно п.64 Положения о порядке регистрации заявка подается непосредственно в патентный орган или направляется по почте. Поступившей в патентный орган заявке присваивается регистрационный номер и на ней проставляется дата поступления.

Обратите внимание! Из вышесказанного следует, что заявка может быть подана только в бумажной форме.

Закон о товарных знаках и знаках обслуживания предусматривает возможность подачи заявки, а также последующее ведение дел с патентным органом через патентного поверенного, зарегистрированного в патентном органе.

Справочно Список патентных поверенных Республики Беларусь см. по адресу: http://www.belgospatent.org.by/index.php?option=com_content&view=article&id=136&Itemid=55.

Пошлины при регистрации товарного знака

Совершение всех юридически значимых действий, связанных с регистрацией товарного знака, предполагает уплату патентных пошлин. Размеры пошлин определены в приложении 23 к Налоговому кодексу РБ (далее - НК).

Справочно Реквизиты для уплаты патентных пошлин см. по адресу: http://www.belgospatent.org.by/index.php?option=com_content&view=article&id=145&Itemid=92.

Приоритет товарного знака

Предоставление правовой охраны товарным знакам осуществляется по принципу приоритета. Приоритет - это дата, определяющая первенство заявителя и дающая ему преимущество в получении регистрации товарного знака перед другими лицами, заявившими аналогичное обозначение на регистрацию позднее.

Обратите внимание! Согласно п.1 ст.7 Закона о товарных знаках приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки в патентный орган.

Приоритет также может быть установлен по дате подачи первой заявки на товарный знак в иностранном государстве - участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция). Данный вид приоритета именуется конвенционным, поскольку он основывается на норме ст.4 Парижской конвенции. Применительно к товарным знакам правило о конвенционном приоритете означает, что лицо, подавшее надлежащим образом оформленную заявку на регистрацию знака в любой стране - участнице Парижской конвенции, может в течение 6 месяцев подать аналогичные заявки в других странах - участницах Парижской конвенции с сохранением приоритета по дате подачи самой первой заявки.

Парижская конвенция предусматривает также возможность определения приоритета товарного знака, помещенного на экспонатах официальных или официально признанных международных выставок, организованных на территории одного из государств - участников Парижской конвенции, по дате начала открытого показа экспоната на выставке при условии, что заявка на регистрацию товарного знака будет подана в течение 6 месяцев с этой даты. Такой приоритет называется выставочным.

Порядок регистрации товарного знака в Национальном центре интеллектуальной собственности

Осуществляемая патентным органом экспертиза заявки состоит из двух этапов, каждый из которых также именуется экспертизой:

1) предварительная экспертиза;

2) экспертиза заявленного обозначения.

Содержание предварительной экспертизы и экспертизы заявленного обозначения определяется соответственно в ст.9 и 10 Закона о товарных знаках.

От редакции «Бизнес-Инфо» С 15 июля 2016 г. ст.9 и 10 Закона о товарных знаках изложены в новой редакции Законом № 352-З.

Основной задачей предварительной экспертизы является проверка содержания заявки, наличия необходимых документов и их соответствия установленным требованиям.

В Положении о порядке регистрации уточняется круг вопросов, решаемых в ходе проведения данной экспертизы. Согласно п.88 Положения о порядке регистрации предварительная экспертиза включает:

От редакции «Бизнес-Инфо» С 15 июля 2016 г. следует руководствоваться п.88 Положения о порядке регистрации с изменениями, внесенными постановлением № 540;

• проверку комплектности и правильности оформления заявки и прилагаемых к ней документов;

• проверку правильности уплаты патентной пошлины;

• установление конвенционного или выставочного приоритета (в случае представления необходимых документов, подтверждающих правомерность испрашивания приоритета);

• проверку правильности составления перечня товаров и его классификации в соответствии с действующей редакцией МКТУ;

• проверку перечня товаров выделенной заявки на его соответствие перечню товаров, указанных в первоначальной заявке.

Срок проведения предварительной экспертизы составляет 2 месяца с даты подачи заявки в патентный орган.

Задачами экспертизы заявленного обозначения являются:

1) установление приоритета товарного знака, если приоритет не был установлен в ходе проведения предварительной экспертизы;

2) проверка заявленного обозначения с точки зрения абсолютных оснований для отказа в регистрации, предусмотренных ст.4 Закона о товарных знаках, а также относительных оснований для отказа в регистрации, названных в п.1 ст.5.

Таким образом, из числа иных оснований для отказа в регистрации при проведении экспертизы учитывается тождественность или сходство заявленного обозначения с:

• зарегистрированными или заявленными на регистрацию знаками других лиц - в отношении однородных товаров;

• товарными знаками, охраняемыми в Республике Беларусь на основе международных договоров, - в отношении однородных товаров;

• товарными знаками других лиц, признанными общеизвестными в Республике Беларусь, - в отношении любых товаров.

Срок проведения экспертизы заявленного обозначения Законом о товарных знаках не определен.

Справочно На практике данный срок может доходить до 2-3 лет. Экспертизу можно ускорить (в таком случае ее срок составляет 30 календарных дней) после истечения 6 месяцев со дня подачи заявки. Прейскурант цен на патентно-информационные услуги специалистов НЦИС см. по адресу: httр://www.bеlgоsраtеnt.оrg.bу/russiаn/dосs/рrеуsкurаnt19.рdf. Например, плата за ускорение основной экспертизы словесного или изобразительного обозначения по одному классу МКТУ составляет 2 542 000 руб. За каждый класс МКТУ сверх одного плата за экспертизу соответствующего обозначения составляет 250 000 руб.

Доменное имя и товарный знак

На сайте НЦИС содержится следующая рекомендация. В целях повышения уровня охраны товарных знаков и предотвращения ситуаций, связанных с необходимостью защиты исключительных прав на них в судебном или ином установленном законом порядке, рекомендуется при решении вопроса о предоставлении обозначению охраны в качестве товарного знака принимать решение и о регистрации схожего с ним доменного имени.

Отказ в регистрации товарного знака. Правовое регулирование и судебная практика

Основания, по которым заявителю может быть отказано в регистрации заявленного им обозначения в качестве товарного знака, традиционно подразделяются на две группы:

1) абсолютные основания для отказа;

2) иные основания для отказа.

Различия между ними состоят в том, что абсолютные основания для отказа в регистрации связаны с внутренними свойствами самого заявленного на регистрацию обозначения и не зависят от существования прав других лиц.

В свою очередь, относительные основания зависят от прав и законных интересов третьих лиц, которые могут быть нарушены вследствие регистрации товарного знака.

Разграничение абсолютных и иных оснований для отказа в регистрации знака имеет значение для определения круга вопросов, рассматриваемых в рамках экспертизы заявленного обозначения, а также для решения вопроса о признании регистрации товарного знака недействительной.

Абсолютные основания для отказа в регистрации товарного знака исчерпывающим образом перечислены в ст.4 Закона о товарных знаках. К ним относится следующее.

1. Не допускается регистрация товарных знаков, не имеющих признаков различия. Назначение данной нормы состоит в том, чтобы не допускать предоставление правовой охраны обозначениям, не способным выполнять основную функцию товарного знака - идентификационную.

В п.14 Положения о порядке регистрации уточняется, что к обозначениям, не имеющим признаков различия, относятся, в частности, обозначения в виде отдельной буквы или цифры, не имеющие характерного графического исполнения, отдельной линии, простых геометрических фигур, математических знаков, а также их сочетания, не образующие композиций с качественно иным уровнем восприятия, отличным от восприятия отдельных, входящих в них элементов.

2. Не допускается регистрация товарных знаков, вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

В п.15 Положения о порядке регистрации поясняется, что к обозначениям, вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, относятся обозначения, ранее зарегистрированные в качестве товарных знаков и используемые для определенного товара, которые в результате длительного применения в отношении одних и тех же товаров или товаров одного вида различными производителями стали видовыми понятиями. В литературе такие обозначения именуются «свободными знаками». Такие обозначения как «термос», «тефлон», «памперсы», «целлофан» и другие первоначально вводились в гражданский оборот как товарные знаки производителей определенных товаров, а в последующем в силу широкого применения утратили свою различительную способность. Признание обозначения вошедшим во всеобщее употребление зависит от особенностей потребительского рынка определенного государства, поэтому в охране в качестве товарного знака по данному основанию может быть отказано товарным знакам, пользующимся охраной во многих зарубежных странах и в т.ч. имеющим в этих странах статус общеизвестного товарного знака.

3. Не допускается регистрация товарных знаков, являющихся общепринятыми символами и терминами.

Символ - это условный знак, в более узком понимании - графическое обозначение. Общепринятыми символами являются обозначения, символизирующие определенную сферу деятельности (змея над чашей является общепризнанным символом фармацевтики, фигура богини Фемиды - юридических услуг, расческа и ножницы - услуг парикмахерских и др.).

В п.16 Положения о порядке регистрации указывается, что к обозначениям, являющимся общепринятыми символами, относятся, в частности, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, указанные в перечне товаров в заявке; к общепринятым символам также относятся условные обозначения, применяемые в науке и технике.

4. Не допускается регистрация товарных знаков, состоящих исключительно из знаков или указаний, используемых для обозначения вида, качества, количества, свойства, назначения, ценности товаров, а также времени, места и способа их производства или сбыта.

Такие обозначения, которые иначе именуются описательными, составляют объективную характеристику товара (услуги), в связи с чем не способны его индивидуализировать. Кроме того, эти обозначения не могут быть монополизированы одним субъектом, поскольку они используются и другими производителями однородных товаров как информация о соответствующем товаре.

Квалификация обозначения с точки зрения наличия или отсутствия в нем признаков описательности является одним из самых сложных вопросов в практике применения законодательства о товарных знаках.

В соответствии с разъяснением, приведенным в п.17 Положения о порядке регистрации, к описательным обозначениям относятся, в частности, общепринятые наименования товаров, заявленные для обозначения этих товаров, обозначения категории качества товаров, указание свойств товаров (в т.ч. носящие хвалебный характер), указание материала или состава сырья, указание веса, объема, цены товаров, даты производства товаров, данные из истории создания производства, видовые наименования организаций, адреса изготовителей товаров и посреднических фирм, обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

От редакции «Бизнес-Инфо» С 15 июля 2016 г. следует руководствоваться п.17 Положения о порядке регистрации с изменениями, внесенными постановлением № 540.

Судебная практика знает и иные примеры толкования описательного характера товарного знака.

Пример Решением судебной коллегии по патентным делам Верховного Суда РБ от 07.09.2001 заявителю было отказано в удовлетворении жалобы на решение Апелляционного совета при патентном органе (далее - Апелляционный совет). В жалобе суду немецкая фирма указала, что управлением экспертизы товарных знаков Государственного патентного комитета РБ было принято решение, в последующем подтвержденное Апелляционным советом при патентном органе, об отказе в регистрации в Республике Беларусь международного товарного знака «Прима» на том основании, что он является описательным, так как указывает на качество товара. Признавая решение Апелляционного совета законным и обоснованным и отказывая в удовлетворении жалобы заявителя, судебная коллегия в решении указала, сославшись на ряд толковых словарей русского и белорусского языков, что одним из значений слова «прима» является «высший сорт», в связи с чем заявленному на регистрацию словесному обозначению «Прима», которое считается описательным и действительно указывающим на качество товара, не могла быть предоставлена охрана на территории Республики Беларусь.

Несмотря на то что все названные выше обозначения не могут быть объектом правовой охраны, они могут быть включены в качестве вспомогательных и неохраняемых элементов в состав товарного знака. Такая возможность предусмотрена нормой п.2 ст.4 Закона о товарных знаках.

Указанные неохраняемые элементы товарных знаков в специальной литературе именуются дискламированными элементами (от англ. tо disсlаim - отказываться от притязаний). Также используются производные выражения, такие как «дискламация», «дискламирование», «формула дискламации».

Формула дискламации оформляется в заявке на регистрацию (свидетельстве на товарный знак) в виде специальной записи о том, какой из элементов зарегистрированного товарного знака не имеет правовой охраны.

Юридическое значение применения специального статуса неохраняемых элементов товарных знаков состоит в том, что при возникновении спора, связанного с регистрацией другого товарного знака, а также спора о нарушении исключительного права на товарный знак эти элементы не учитываются при установлении тождества или сходства до степени смешения со спорным обозначением.

Законодатель называет условие, при соблюдении которого возможно включение указанных выше неохраноспособных элементов в охраняемый товарный знак, - эти элементы не должны занимать в товарном знаке доминирующего положения. На практике при ответе на вопрос, занимает ли неохраняемый элемент доминирующее положение в товарном знаке, оцениваются его смысловое значение и (или) пространственное положение, а также степень влияния этих признаков на общее восприятие знака.

5. Не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, представляющих собой государственную символику, названия и символику международных организаций, официальные клейма, награды и другие знаки отличия.

Указанные выше обозначения могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы; условием их включения в товарный знак законодатель называет наличие согласия соответствующего компетентного органа или владельца.

6. Не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара, места его происхождения или его изготовителя.

Закон не разъясняет содержание терминов «ложное обозначение» и «обозначение, способное ввести в заблуждение». В п.22 Положения о порядке регистрации дается следующее определение: «К обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара, места его происхождения или его изготовителя, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности». При этом обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов. Как следует из приведенной нормы, законодатель не разграничивает категории «ложный» и «способный ввести в заблуждение».

От редакции «Бизнес-Инфо» С 15 июля 2016 г. следует руководствоваться п.22 Положения о порядке регистрации с изменениями, внесенными постановлением № 540.

По мнению специалистов, при исследовании подобных обозначений экспертизой должны учитываться несколько обстоятельств:

1) ассоциации, которые обозначение может вызвать у «среднего» потребителя;

2) фактическая обоснованность таких ассоциаций по отношению к рекламным характеристикам товара.

Судебная практика дает примеры споров, связанных с отказом в регистрации товарного знака по этому основанию.

Пример Решением судебной коллегии по патентным делам Верховного Суда РБ от 31.10.2002 заявителю - немецкой компании было отказано в удовлетворении жалобы на решение Апелляционного совета, которым, в свою очередь, было отказано в предоставлении правовой охраны в Республике Беларусь товарному знаку «Саlifоrniа» в отношении товаров 34-го класса МКТУ на основании международной регистрации. Апелляционный совет аргументировал свое решение тем, что предоставление охраны такому знаку способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя. По мнению суда, словесное обозначение «Саlifоrniа», о предоставлении правовой охраны которому на территории Республики Беларусь просила немецкая фирма, действительно способно ввести потребителя в заблуждение относительно табачной продукции и ее изготовителя, ассоциируясь с американским происхождением товара, известного как товар высокого качества, и американским производителем, поскольку представляет собой название штата Калифорния в США и полуострова Калифорния на западе Северной Америки, в то время как страной происхождения табачных изделий, для которых будет использоваться товарный знак, является не США, а Германия.

7. Не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих указание места происхождения вин или крепких спиртных напитков, охраняемых в силу международных договоров Республики Беларусь, для обозначения вин или крепких спиртных напитков, не происходящих из данного места.

Таким специальным договором, действующим для Республики Беларусь, является Соглашение о мерах по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний, подписанное в г.Минске 4 июня 1999 г.

8. Не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, противоречащих публичному порядку, принципам гуманности и морали.

В п.23 Положения о порядке регистрации дается разъяснение, согласно которому к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, противоречащие обычаям, нравам, религиозным убеждениям, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых не соответствует правилам орфографии русского, белорусского или иного языка очевидным образом.

От редакции «Бизнес-Инфо» С 15 июля 2016 г. следует руководствоваться п.23 Положения о порядке регистрации с изменениями, внесенными постановлением № 540.

Особого комментария заслуживает упоминание в Положении о порядке регистрации слов, написание которых очевидным образом не соответствует правилам орфографии. Данное правило может рассматриваться как ограничивающее право заявителя использовать фантазийные обозначения, а также изменять слова реального языка для усиления их различительной способности в качестве товарных знаков. Поэтому в данном случае следует руководствоваться нормой Закона о товарных знаках, которая допускает возможность отказа в регистрации товарного знака только в том случае, если заявляемое обозначение противоречит принципам морали.

Иные основания для отказа в регистрации товарного знака определены в ст.5 Закона о товарных знаках. К ним относится следующее.

1. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

- зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Республике Беларусь на имя другого лица и обладающими более ранним приоритетом товарными знаками в отношении однородных товаров;

- товарными знаками других лиц, охраняемыми в Республике Беларусь на основе международных договоров Республики Беларусь, в отношении однородных товаров;

- товарными знаками других лиц, признанными общеизвестными в Республике Беларусь в установленном патентным органом порядке, в отношении любых товаров.

Приведенная выше группа оснований - это основания для отказа в регистрации, связанного с тем, что заявленное на регистрацию обозначение является тождественным или сходным до степени смешения с другими ранее зарегистрированными товарными знаками или иными обозначениями, заявленными на регистрацию и обладающими более ранним приоритетом. Такие товарные знаки (уже зарегистрированные или заявленные раньше) принято называть «старшими».

Закон о товарных знаках не дает специального определения понятию тождественности товарных знаков. Это определение дается в п.116 Положения о порядке регистрации - обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Согласно п.117 Положения о порядке регистрации обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначения, в т.ч. доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветового исполнения и т.д.

В качестве примера применения критерия «сходство до степени смешения» можно привести следующее судебное решение.

Пример Решением судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда РБ от 02.03.2007 истцу было отказано в заявленных требованиях. Истец Д. обратился в суд с иском к республиканскому унитарному предприятию «Б» о защите права на товарный знак «БОГАТЫР», указав, что он является владельцем данного товарного знака, который зарегистрирован в отношении товаров и услуг 29, 30, 31, 32, 33 и 43-го классов МКТУ. Ответчик предлагает к продаже хлеб, маркируемый обозначением «Богатырский». По мнению истца, указанное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком «БОГАТЫР» в отношении однородных товаров 30-го класса МКТУ и использование ответчиком обозначения «Богатырский» приводит к смешению товара ответчика с однородным товаром, рекламируемым и реализуемым истцом, которому на основании заключенного лицензионного договора передано право на использование товарного знака «БОГАТЫР». Ссылаясь на указанные обстоятельства, истец просил суд обязать ответчика удалить с упаковки товара используемое обозначение «Богатырский». Как следовало из данного в процессе экспертного заключения, словесные обозначения «БОГАТЫР» и «Богатырский» являются сходными по фонетическому образованию для русскоязычных носителей, однако исследуемые единицы различны по фонетическому составу для белорусскоязычного населения. При этом, по мнению экспертов, графически (визуально) товарный знак «БОГАТЫР» и обозначение «Богатырский» являются различными. Исходя из изложенного суд пришел к выводу о том, что при имеющемся сходстве в фонетике и отсутствии сходства в семантике и графике товарный знак «БОГАТЫР» не ассоциируется в целом с обозначением «Богатырский», а поэтому указанные обозначения нельзя признать сходными до степени смешения. Ответчик, используя обозначение «Богатырский» в наименовании хлебной продукции, не нарушал права истца как владельца товарного знака «БОГАТЫР», в связи с чем истцу в заявленных требованиях было отказано.

Однако наиболее сложным для практического применения является критерий однородности товаров. В Законе о товарных знаках этот термин не разъясняется. В п.1 Положения о порядке регистрации однородные товары определяются как товары, относящиеся к одному и тому же роду (виду), которые при маркировке сходными товарными знаками могут создавать у потребителя представление о принадлежности их одному производителю. В п.131 Положения о порядке регистрации специально оговаривается, что классификация товаров в соответствии с МКТУ не влияет на оценку однородности товаров.

От редакции «Бизнес-Инфо» С 15 июля 2016 г. следует руководствоваться п.1 Положения о порядке регистрации с изменениями, внесенными постановлением № 540.

2. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товара, охраняемым в Республике Беларусь, за исключением случая, когда такое обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, если регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

3. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемыми в Республике Беларусь фирменными наименованиями.

Таким образом, основанием для отказа в регистрации обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с фирменным наименованием другого лица или отдельными элементами такого наименования, называется возникновение права на фирменное наименование в Республике Беларусь до даты приоритета регистрируемого товарного знака. При этом речь по-прежнему идет об однородных товарах.

Так, для решения вопроса о том, есть ли основания для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака, необходимо установить наличие тождества или сходства до степени смешения заявленного обозначения с фирменным наименованием (отдельными элементами фирменного наименования) другого субъекта хозяйствования, осуществляющего производство и (или) реализацию таких же товаров, в отношении которых заявлено обозначение, а также установить момент возникновения у этого другого субъекта хозяйствования права на фирменное наименование.

В отношении отечественных юридических лиц моментом возникновения права на фирменное наименование согласно ст.1013 ГК является его внесение в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. С фирменными наименованиями иностранных юридических лиц ситуация более сложная, поскольку в Законе о товарных знаках говорится о возникновении права на фирменное наименование именно в Республике Беларусь. Выход из нее дает норма ст.8 Парижской конвенции, согласно которой фирменное наименование охраняется во всех государствах - участниках Парижской конвенции без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака.

4. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака обозначения, тождественные промышленному образцу, право на который в Республике Беларусь принадлежит другому лицу, если такой образец обладает более ранним приоритетом по сравнению с заявленным на регистрацию товарным знаком. Столкновение прав на товарный знак с правами другого лица на промышленный образец возможно в связи с тем, что промышленными образцами могут быть рисунки и объемно-пространственные дизайнерские решения, которые одновременно могут являться обозначениями, идентифицирующими товары.

Основанием для отказа в регистрации будет тождество обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака, и зарегистрированного или заявленного на регистрацию промышленного образца, обладающего более ранним приоритетом по сравнению с заявленным на регистрацию товарным знаком. Очевидным недостатком данной нормы является то, что законодатель использует понятие «тождественный», что не позволяет владельцу защищенного патентом промышленного образца препятствовать регистрации в качестве товарного знака обозначения, сходного до степени смешения с его образцом, но имеющего даже несущественные отличия.

5. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака обозначения, тождественные названию известного в Республике Беларусь произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если право на соответствующее произведение возникло ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

6. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака обозначения, тождественные названию зарегистрированного в Республике Беларусь средства массовой информации, без разрешения его учредителя (учредителей) в отношении однородных товаров.

7. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака обозначения, тождественные фамилии, имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Республике Беларусь лица, без согласия этого лица или его наследников.

Обжалование отказа в регистрации товарного знака

В ситуации, когда патентный орган принимает решение отказать в регистрации товарного знака, заявитель сталкивается со сложной процедурой обжалования такого решения.

Статья 11 Закона о товарных знаках предоставляет заявителю возможность обжалования решения:

1) предварительной экспертизы об отказе в принятии заявки к рассмотрению;

2) об отказе в регистрации товарного знака в связи с непредставлением в установленный срок правильно оформленных документов, запрошенных патентным органом;

3) принятого патентным органом по результатам повторной экспертизы заявленного обозначения.

Обратите внимание! Закон о товарных знаках не допускает возможности обжалования самого решения об отказе в регистрации товарного знака, принятого по результатам проведенной экспертизы, предоставляя заявителю, не согласному с таким решением, возможность в трехмесячный срок со дня его получения подать в патентный орган ходатайство о проведении повторной экспертизы. И только несогласие с решением повторной экспертизы дает заявителю основания для обжалования решения патентного органа в административном или судебном порядке.

Для обжалования указанных выше решений патентного органа заявитель согласно норме п.1 ст.11 Закона о товарных знаках вправе в течение 1 года с даты получения решения подать жалобу в Апелляционный совет и (или) в суд. Использованная законодателем конструкция «и (или)» означает, что в названных случаях заявитель может по своему усмотрению выбирать инстанцию для разрешения спора, при этом возможность обращения с жалобой в суд не обусловлена необходимостью предварительного рассмотрения этого спора Апелляционным советом.

Апелляционный совет является специализированным подразделением НЦИС, которое осуществляет досудебное урегулирование споров по вопросам охраноспособности объектов промышленной собственности в Республике Беларусь. Его деятельность в сфере разрешения споров регулируется Положением о порядке подачи жалоб, возражений, заявлений и их рассмотрения Апелляционным советом при патентном органе, утвержденным постановлением Совета Министров РБ от 22.12.2009 № 1679.

Условием рассмотрения жалобы Апелляционным советом является уплата пошлины, размер которой определен в приложении 23 к НК.

Решение Апелляционного совета может быть обжаловано в судебном порядке. Судебной инстанцией, уполномоченной рассматривать споры с участием патентного органа, является судебная коллегия по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда РБ.

При обращении в судебную коллегию Верховного Суда РБ с жалобой на решение Апелляционного совета п.2 приложения 15 к НК установлены следующие размеры государственной пошлины:

• для юридических лиц и организаций, не являющихся юридическими лицами, - 50 базовых величин;

• для физических лиц - 20 базовых величин.

Регистрация товарного знака за рубежом

Регистрация товарного знака в иностранном государстве осуществляется в соответствии с требованиями национального законодательства страны, в которой испрашивается охрана. Основанием для такой регистрации являются нормы Парижской конвенции, в первую очередь устанавливающие принципы национального режима и конвенционного приоритета.

Под международной регистрацией понимается регистрация товарных знаков, осуществляемая в соответствии с положениями Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14.04.1891 (далее - Мадридское соглашение) и Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 28.06.1989 (далее - Протокол к Мадридскому соглашению).

Процедура международной регистрации товарного знака в соответствии с Мадридским соглашением и Протоколом к Мадридскому соглашению включает следующие основные этапы.

1. Заявка на международную регистрацию оформляется на одном из иностранных языков, определенных правилами Мадридского соглашения и Протокола к Мадридскому соглашению.

2. Заявка подается через национальное ведомство по регистрации товарных знаков, которое проверяет правильность заполнения заявки и пересылает ее в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).

3. Если поступившая в Международное бюро ВОИС заявка на международную регистрацию знака соответствует предъявляемым требованиям, ВОИС незамедлительно осуществляет внесение товарного знака в Международный реестр, публикует информацию о зарегистрированном знаке в официальном издании «WIPО Gаzеttе оf Intеrnаtiоnаl Маrкs» и направляет владельцу товарного знака сертификат о его международной регистрации.

4. Международное бюро ВОИС уведомляет каждую указанную в международной заявке страну путем направления нотификаций в ведомства этих стран, а также в ведомство страны происхождения знака.

Обратите внимание! С даты международной регистрации заявленный товарный знак получает во всех странах, указанных в заявке, такую же охрану, как если бы этот знак был зарегистрирован по национальной процедуре соответствующего государства. Однако каждое государство, получившее нотификацию о распространении на его территорию международной регистрации товарного знака, может вынести решение об отказе в предоставлении ему охраны в данном государстве. Сроки, в течение которых возможно принятие такого решения, различны в соответствии с Мадридским соглашением и Протоколом к Мадридскому соглашению.

Справочно Более подробно с процедурой регистрации товарного знака в соответствии с Мадридским соглашением можно ознакомиться на интернет-портале ВОИС по адресу: httр://www.wiро.int/mаdrid/ru/.

25.07.2014

Сергей Лосев, кандидат юридических наук, доцент