Материал помещен в архив

ЗАЩИТА ОТ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИРМЕННОГО НАИМЕНОВАНИЯ И ТОВАРНОГО ЗНАКА В ДОМЕННОМ ИМЕНИ

Понятие доменного имени

В связи с регистрацией доменных имен могут быть нарушены исключительные права на средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ, услуг (фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания), что обусловливает потребность в определении надлежащих способов и средств защиты таких прав, а также иных вопросов, связанных с защитой данных прав.

Доменное имя (домен) - это обозначение, предназначенное для поименованного обращения к информационному ресурсу сети Интернет (как правило, к сайту или веб-странице) и соответствующее определенному сетевому адресу (п.2 Инструкции о порядке регистрации доменных имен в пространстве иерархических имен национального сегмента сети Интернет, утвержденной приказом Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь от 18.06.2010 № 47 (далее - Инструкция)).

Иными словами, домен заменяет собой 32-битовое число, состоящее из четырех чисел (сетевой адрес (IP-адрес)). Для преобразования доменного имени в IP-адрес и наоборот используется система DNS (Domain Name System).

Обратите внимание! Следует отметить, что доменное имя хоть и обладает признаками уникальности, но в настоящее время к объектам интеллектуальной собственности не относится. В то же время при регистрации доменных имен одними лицами часто нарушаются исключительные права на средства индивидуализации других лиц (например, когда в качестве доменного имени лицо использует фирменное наименование или товарный знак, права на которые принадлежат другим лицам).

Проблемы защиты исключительных прав, которые могут быть нарушены в связи с регистрацией доменных имен, в основном возникают из-за существующего порядка такой регистрации.

Порядок регистрации доменных имен

Порядок регистрации доменных имен регулируется Инструкцией.

Субъекты, участвующие в регистрации доменов, определены п.2 Инструкции. К ним относятся: администратор национальной доменной зоны (примечание 1); регистраторы - юридические лица, оказывающие услуги по регистрации доменных имен; технический администратор национальной доменной зоны, администратор домена - физическое или юридическое лицо, осуществляющее администрирование домена; заявитель; посредник.

Регистрация домена зависит от того, домен какого уровня лицо желает зарегистрировать. Как правило, регистрируют домены второго уровня. Основные положения по регистрации доменов второго, третьего и последующих уровней представлены в таблице.

Пункты 7 и 8 Инструкции закрепляют два обязательных требования к доменам:

1) доменное имя должно содержать не менее 2 и не более 63 букв латинского алфавита, цифр, символов «дефис» («-»), не должно начинаться, заканчиваться символом «дефис» («-»), а также содержать символ «дефис» («-») в третьей и четвертой позициях одновременно;

2) запрещено использовать в доменном имени слова или фразы, не соответствующие общепринятым морально-этическим нормам, разжигающие межнациональную вражду, пропагандирующие насилие, жестокость и другие деяния, запрещенные законодательством Республики Беларусь.

При этом в качестве рекомендаций при регистрации доменов Инструкция называет следующие:

1) в случае если заявителем является юридическое лицо, при выборе доменного имени рекомендуется использовать наименование этого юридического лица (часть вторая п.7);

2) при выборе доменного имени, в т.ч. доменного имени при регистрации через аукцион, заявителю следует избегать названий, совпадающих с наименованиями зарегистрированных средств индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг, если заявитель не является обладателем права на фирменное наименование, владельцем товарного знака и знака обслуживания, лицом, обладающим правом пользования географическим указанием (часть вторая п.8).

Обратите внимание! Таким образом, необходимость соблюдения прав владельцев товарных знаков, фирменных наименований, не принадлежащих заявителям, является лишь рекомендацией и не может служить основанием для отказа в регистрации. По большому счету домен будет зарегистрирован, если он соответствует требованиям, предъявляемым к доменам, и не занят иным администратором (последнее проверяется в сервисе WHOIS, который, как правило, отражает и администраторов доменов).

В связи с этим достаточно актуален вопрос защиты от использования товарных знаков и (или) фирменных наименований в доменных именах лицами, не владеющими правами на соответствующие средства индивидуализации.

Защита прав на средства индивидуализации, используемые в доменном имени

В случае недобросовестного использования в доменном имени средств индивидуализации регистратор не может самостоятельно произвести какие-либо действия с доменом - для этого необходимо решение суда, за исключением следующего случая.

С 20 августа 2013 г. в часть третью п.8 Инструкции введено основание, когда по решению администратора национальной доменной зоны (ОАЦ) доменные имена могут быть исключены из реестра: если будет установлено, что доменные имена зарегистрированы на физических или юридических лиц, фактически их не использующих, в т.ч. на работников организаций или подрядчиков этих организаций.

Домен должен использоваться для адресации ресурсов администратора домена в сети Интернет. Однако, в течение какого срока домен должен не использоваться для исключения его из реестра, Инструкция не устанавливает. По мнению автора, в настоящее время для лица, считающего, что его право на средство индивидуализации нарушено регистрацией домена, единственный способ защитить свое право внесудебными методами - обратиться в ОАЦ, при условии, что домен не используется администратором.

Вместе с тем следует учитывать, что возможна ситуация, когда неиспользование доменного имени администратором - владельцем товарного знака также может повлечь исключение домена из реестра.

На практике же зарегистрированный домен чаще используется, нежели не используется. В связи с этим право на товарный знак (знак обслуживания) либо фирменное наименование следует защищать в судебном порядке.

Защита прав на товарный знак и фирменное наименование в судебном порядке

При судебной форме защиты прав на средства индивидуализации, используемые в доменном имени, возникает ряд вопросов, ответы на которые не всегда однозначны. Судебная практика по доменным спорам в Республике Беларусь крайне немногочисленна, поэтому говорить о некоем «подходе судов» пока не представляется возможным. Тем не менее, остановимся на некоторых вопросах, которые непременно возникнут у лица, чье средство индивидуализации используется в доменном имени.

Подведомственность споров

Споры о доменных именах подлежат рассмотрению в Судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь (далее - Коллегия).

Обратите внимание! Если в связи с регистрацией и использованием домена нарушено право на товарный знак, то подведомственность споров вытекает в первую очередь из ст.28 Закона Республики Беларусь от 05.02.1993 № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания» (далее - Закон о товарных знаках). Если спор связан с защитой прав на фирменное наименование, то он подлежит рассмотрению в Верховном Суде Республики Беларусь на основании п.3 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 22.06.2000 № 4/3 «О разграничении подведомственности дел между общими и хозяйственными судами», где указано, что Верховному Суду Республики Беларусь подведомственны дела по спорам, вытекающим из применения законодательства, регулирующего имущественные и личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием, правовой охраной и использованием объектов интеллектуальной собственности, а также дела по жалобам на решения Апелляционного совета патентной экспертизы при патентном органе.

Способы защиты

Способы защиты (предмет иска) определяются как материально-правовые требования истца к ответчику, которые вытекают из спорного правоотношения.

Анализ положений ст.11, 989 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК), ст.29 Закона о товарных знаках, а также Инструкции позволяет выделить следующие способы, применимые при защите прав на средства индивидуализации, используемые в доменном имени:

1) требование о прекращении нарушения исключительных прав истца на товарный знак (знак обслуживания) и (или) фирменное наименование (далее - товарный знак) путем изменения администратора домена посредством передачи прав на администрирование домена истцу.

Справочно Пример искового заявления о прекращении нарушения исключительных прав на фирменное наименование путем изменения администратора домена см. здесь.   От редакции «Бизнес-Инфо» С 15 июля 2016 г. ст.29 Закона о товарных знаках изложена в новой редакции Законом Республики Беларусь от 05.01.2016 № 352-З (далее - Закон № 352-З).

С 20 августа 2013 г. в Инструкцию введен п.44¹, на основании которого суд вправе принимать решения об изменении администратора домена в случаях, предусмотренных законодательством, в т.ч. при нарушении прежним администратором домена прав на средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг, передав право на администрирование домена правообладателю такого средства индивидуализации при его согласии.

Таким образом, в настоящее время субъект хозяйствования может избрать такой способ защиты, предусмотренный п.13 ст.11 ГК, как прекращение нарушения исключительных прав истца на товарный знак путем изменения администратора домена посредством передачи прав на администрирование домена истцу.

Ранее, заявив такой способ защиты, суд мог отказать в его удовлетворении ввиду того, что данный способ защиты не предусмотрен законодательством. Кроме того, у регистратора не было оснований для передачи прав на домен правообладателю товарного знака на основании решения суда - такая передача осуществлялась исключительно по инициативе администратора. Теперь в число оснований для передачи прав на домен включено также решение суда (п.44² Инструкции). По мнению автора, в данном случае речь идет именно о решении Коллегии как органа, к чьей исключительной компетенции относится рассмотрение споров, связанных с использованием объектов интеллектуальной собственности;

2) требование о запрете ответчику использовать товарный знак в доменном имени.

В ст.11 ГК указаны такие способы защиты, как пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, и восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Требование о запрете ответчику использовать товарный знак в доменном имени направлено на пресечение действий, нарушающих право истца.

С 20 августа 2013 г. п.9 Инструкции дополнен частью второй, в соответствии с которой государственные органы, суды, а также юридические и физические лица при наличии судебного постановления, подтверждающего нарушение их прав, могут обращаться к регистратору домена с уведомлением о нарушениях, связанных с использованием доменного имени.

Как считает автор, данный пункт позволяет обращаться к регистратору домена при наличии как решения суда, т.е. Коллегии, устанавливающего нарушение исключительных прав истца (если не заявляется требование о передаче прав на домен), так и иного решения, устанавливающего факт нарушения исключительных прав истца.

В данном случае алгоритм исполнения решения будет следующим:

1) регистратору на основании решения и вместе с решением подается уведомление о нарушении исключительных прав истца;

2) регистратор, получив уведомление, обязан устранить допущенные нарушения в срок, указанный в уведомлении, а если срок в уведомлении не указан - в течение 30 календарных дней с момента получения уведомления. Сведения о нарушении, включая информацию, содержащуюся в уведомлении, вносятся регистратором в реестр;

3) при невыполнении требований об устранении выявленных нарушений по истечении указанного срока администратор национальной доменной зоны (ОАЦ) вправе исключить домен из реестра.

Таким образом, при удовлетворении требования о запрете ответчику использовать товарный знак в доменном имени данное доменное имя будет исключено из реестра. В этом случае регистрация домена на обладателя товарного знака должна осуществляться в общем порядке по заявлению правообладателя.

Обратите внимание! На основании изложенного автор считает, что решение Коллегии о прекращении нарушения исключительных прав истца на товарный знак путем изменения администратора домена посредством передачи прав на администрирование домена истцу является наиболее эффективным способом восстановления прав истца. Имея целью передачу прав на домен, следует заявлять именно такой способ защиты (заявление только требования о прекращении нарушения исключительных прав будет иметь конечным итогом исключение домена из реестра и не будет отвечать конечной цели истца).

Если же нарушение прав владельца товарного знака подтверждается иным постановлением суда, восстановление прав истца должно осуществляться в порядке, предусмотренном п.9 Инструкции;

3) требование о возмещении убытков (п.8 ст.11 ГК). Заявляя такой способ, следует учитывать, что доказать конкретный размер убытков от использования товарного знака в доменном имени весьма проблематично. При этом пошлина подлежит уплате в зависимости от суммы иска как за имущественное требование;

4) требование о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя. Возможность заявления такого способа защиты предусмотрена ст.989 ГК. По мнению автора, в таких случаях в резолютивной части решения обязательно должно указываться, в каком средстве массовой информации, в какой срок, а также за счет каких средств (надо полагать, что в таком случае расходы по опубликованию должен нести правонарушитель) необходимо его опубликовать.

Данный способ защиты может применяться:

• при использовании ответчиком доменного имени, сходного до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком;

• если способность владельца товарного знака в полной мере использовать свои права на интеллектуальную собственность была поставлена под сомнение;

• если потребитель был введен в заблуждение относительно принадлежности информации, содержащейся на сайте с соответствующим доменным именем, и т.п.

Возможность удовлетворения иска при отсутствии нарушения прав владельца товарного знака к моменту вынесения решения

Нередки случаи, когда после подачи иска ответчик предпринимает действия для создания видимости прекращения нарушения прав владельца товарного знака (удаляет со своего сайта информацию, нарушающую права истца, временно передает права администратора домена другому лицу и т.п.).

Обратите внимание! Анализ судебной практики (как отечественной, так и российской) позволяет сделать вывод, что отсутствие под доменом сайта с информацией, нарушающей права истца, не влечет отказа в удовлетворении иска.

Для судов Республики Беларусь самого факта регистрации доменного имени как факта нарушения права истца недостаточно. Вместе с тем, если ответчик после подачи иска удалил всю информацию с сайта, суд может признать действия ответчика по регистрации домена нарушающими исключительные права истца на товарный знак. Если вся информация с сайта нарушителем была удалена, истец должен доказать, что сведения, ранее размещенные на сайте, содержали информацию о товарах, работах, услугах, аналогичных товарам, работам, услугам, для которых зарегистрирован товарный знак истца. При этом необходимо соответствующим образом обеспечить доказательства (обратиться в суд с ходатайством о проведении судом осмотра сайта в целях обеспечения доказательств (это можно сделать до обращения в суд) либо к нотариусу).

В настоящее время нотариусы Республики Беларусь не правомочны обеспечивать доказательства в отличие от российских нотариусов, которые осуществляют осмотр сайта, обеспечивая таким образом доказательства и во многом облегчая процесс доказывания.

Обратите внимание! 11 января 2014 г. был опубликован Закон Республики Беларусь от 04.01.2014 № 105-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам нотариальной деятельности». В результате внесенных изменений с 12 июля 2014 г. нотариусы Республики Беларусь будут наделены правом обеспечивать доказательства для рассмотрения дел в судах путем составления протоколов осмотра письменных доказательств.

К таким письменным доказательствам относятся, в частности, записанная буквами либо выполненная в форме цифровой, графической записи общедоступная информация, размещенная в глобальной компьютерной сети Интернет.

Справочно Российская арбитражная практика исходит из того, что для констатации нарушения права на средство индивидуализации достаточно самого факта регистрации домена, сходного до степени смешения со средством индивидуализации. Так, в решении по иску компании Swatch SA суд указал, что сам факт владения ответчиком интернет-страницей, в доменном имени которой содержится обозначение, идентичное товарному знаку известной в мире компании и ее продукции, создает для ответчика возможность привлекать на свою страницу потенциальных потребителей товаров, аналогичных тем, для которых товарный знак используется правообладателем. Кроме того, регистрация ответчиком доменного имени, содержащего обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, препятствует истцу использовать свои товарные знаки в доменном имени второго уровня в российском сегменте сети Интернет. С ситуацией, когда нарушитель удаляет всю информацию под доменом, связан вопрос необходимости доказывания факта размещения на сайте товаров, работ, услуг, аналогичных товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак. Позиция Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее - ВАС РФ) по этому вопросу такова, что, оценивая действия администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, суд проверяет наличие или отсутствие 3 критериев в совокупности: 1) доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; 2) у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; 3) доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно. При этом о недобросовестности может, в частности, свидетельствовать тот факт, что администратор зарегистрировал домен, но фактически не намеревается его использовать. Таким образом, однородность товаров не входит в предмет доказывания по спорам о доменных именах.

Суды Республики Беларусь проверяют факт регистрации домена, что, однако, не препятствует вынесению решения об удовлетворении иска, когда нарушение на момент вынесения решения прекращено.

По мнению автора, факт однородности товаров должен устанавливать суд при рассмотрении данной категории споров. Товарный знак всегда регистрируется для определенных классов товаров, работ, услуг. Применение товарного знака в доменном имени признается использованием товарного знака (ст.20 Закона о товарных знаках). Ответственность за использование товарного знака с нарушением требований Закона о товарных знаках установлена в отношении однородных товаров (за исключением общеизвестного товарного знака).

От редакции «Бизнес-Инфо» С 15 июля 2016 г. ст.20 Закона о товарных знаках изложена в новой редакции Законом № 352-З.

Справочно Общеизвестный товарный знак - это товарный знак (обозначение), который в результате интенсивного использования стал широко известен в Республике Беларусь. Статус общеизвестного товарный знак приобретает по решению Апелляционного совета при Национальном центре интеллектуальной собственности Республики Беларусь с соответствующим внесением в перечень общеизвестных в Республике Беларусь товарных знаков.

Для общеизвестного товарного знака нарушением прав признается незаконное его использование и в отношении неоднородных товаров. Недобросовестная конкуренция, одной из форм которой является незаконное использование товарного знака, подразумевает использование товарного знака в отношении однородных товаров, в то время как использование товарного знака в отношении неоднородных товаров правомерно.

Как было уже отмечено, удаление всей информации с сайта, размещенного под доменным именем, не исключает необходимость доказывания того, что сведения, ранее размещенные на сайте, содержали информацию о товарах, работах, услугах, аналогичных товарам, работам, услугам, для которых зарегистрирован товарный знак истца.

Обойти необходимость доказывания факта о наличии информации о товарах, работах, услугах, аналогичных товарам, работам, услугам, для которых зарегистрирован товарный знак истца, можно путем заявления требования о защите прав на фирменное наименование (если доменное имя совпадает с фирменным наименованием). Фирменное наименование не привязано к определенным классам товаров, работ, услуг, поэтому для доказывания нарушения прав на фирменное наименование не требуется доказывать, что оно используется на товарах, работах, услугах, аналогичных товарам, работам, услугам истца, однако необходимо, чтобы зарегистрированное фирменное наименование совпадало с зарегистрированным доменным именем.

Если же домен фактически не используется, то можно использовать способ защиты, предусмотренный частью третьей п.8 Инструкции, - обращение к администратору национальной доменной зоны для принятия решения об исключении домена из реестра.

Если право на товарный знак нарушено регистрацией домена в зоне, например, .com, .org (но не в зоне .by), то защита может быть произведена путем обращения в уполномоченные органы на основании Единой политики разрешения споров о доменных именах.

Разрешение споров на основании Единой политики разрешения споров о доменных именах

В 1999 г. Всемирной организацией интеллектуальной собственности (далее - ВОИС) были разработаны Единая политика разрешения споров о доменных именах (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, UDRP) (далее - Политика) и Правила к Политике (Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy), являющиеся обязательной и неотъемлемой частью договоров при регистрации клиентов в доменах COM, NET, ORG и др. В Политике содержатся рекомендации по разрешению доменных споров между администраторами доменов и регистраторами в зонах .biz, .com, .info, .name, .net, .org и т.д. Политика также принята отдельными администраторами национальных доменов первого уровня (в настоящее время - более 60, доменная зона .by не включена в Политику).

На сегодняшний день ICANN (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) уполномочила рассматривать доменные споры в соответствии с Политикой и Правилами четыре организации:

1) Арбитражный и посреднический центр Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center);

2) Национальный арбитражный форум, расположенный в американском штате Миннесота (National Arbitration Forum);

3) Чешский арбитражный суд, арбитражный центр по спорам, связанным с Интернетом (The Czech Arbitration Court Arbitration Center for Internet Disputes);

4) Азиатский Центр по разрешению доменных споров (Asian Domain Name Dispute Resolution Center).

В предмет доказывания входят три факта в совокупности (п.3а (9) Правил):

• спорное доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком или знаком обслуживания, правообладателем которого является истец;

• у владельца доменного имени нет прав или законных интересов в отношении доменного имени;

• доменное имя было зарегистрировано и используется недобросовестно.

Несмотря на то что Политика и Правила не приняты администратором зоны RU, ВАС РФ применительно к ряду доменных споров определил такой же предмет доказывания. Следует, однако, учитывать, что сфера применения процедуры UDRP должна быть ограничена таким образом, чтобы она осуществлялась только в отношении умышленных, недобросовестных, вводящих в заблуждение регистраций имен доменов или киберпиратства и не применялась к спорам между сторонами с конкурирующими правами, действующими добросовестным образом (примечание 2).

Таким образом, при защите прав на средства индивидуализации, используемые в доменном имени, необходимо учитывать ряд особенностей, оперативно принимать меры по обеспечению доказательств. Устоявшаяся однозначная практика по данной категории споров отсутствует, что дает определенное поле для творчества и формирования практики, сходной с практикой того или иного органа либо уникальной.

Примечание 1. В соответствии с п.13 Указа Президента Республики Беларусь от 01.02.2010 № 60 «О мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети Интернет» специально уполномоченным государственным органом в сфере безопасности использования национального сегмента сети Интернет является Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь (далее - ОАЦ).

Примечание 2. Заключительный доклад Первого процесса в рамках ВОИС по названиям доменов в Интернете (http://www.wipo.int/amc/ru/processes/process1/report/index.html).

17.03.2014

Юлия Прокопенко, юрист Revera Consulting Group