Материал помещен в архив

ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦА ТОВАРНОГО ЗНАКА ПО ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И РАСПОРЯЖЕНИЮ. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ВЛАДЕЛЬЦА ТОВАРНОГО ЗНАКА

Права владельца товарного знака

Согласно ст.3 Закона РБ от 05.02.1993 № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания» (далее - Закон о товарных знаках) владелец товарного знака имеет исключительное право использовать его и распоряжаться им, а также право запрещать использование товарного знака другими лицами.

Использование товарного знака означает применение охраняемого товарного знака в отношении товаров (работ, услуг). Норма ст.20 Закона о товарных знаках уточняет понятие «использование товарного знака», рассматривая в качестве такового применение товарного знака на товарах, для которых он зарегистрирован, а также на этикетках, упаковках, в глобальной компьютерной сети Интернет (в т.ч. в доменном имени), на документации, связанной с введением товара в гражданский оборот, при выполнении работ, оказании услуг либо использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим правовую охрану, предоставленную товарному знаку.

Уточняя право запрещать использование знака, законодатель указывает, что никто не может использовать охраняемый на территории Республики Беларусь товарный знак, на который выдано свидетельство, без разрешения его владельца.

Исчерпание исключительного права на товарный знак. Параллельный импорт

Признавая за владельцем товарного знака исключительное право разрешать или запрещать введение товаров, маркированных этим знаком, в гражданский оборот, законодатель устанавливает границы осуществления этого права, разрешая дальнейшее свободное использование товарного знака на товарах, введенных в гражданский оборот с согласия владельца знака. Данное правило именуется «исчерпанием прав на товарный знак».

С данным понятием связан термин «параллельный импорт», которым обозначают ввоз на территорию государства товаров, правомерно выпущенных в оборот в других странах, без разрешения владельца товарного знака.

Обратите внимание! Параллельный импорт квалифицируется как нарушение прав владельца товарного знака, что подтверждает сложившаяся в нашей стране судебная практика.

Пример Иностранная компания обратилась в суд с исками к индивидуальному предпринимателю и обществу с ограниченной ответственностью (ООО) о прекращении незаконного использования товарного знака, указав в исковом заявлении, что на основании свидетельства о регистрации она является в Республике Беларусь правообладателем товарного знака «MARTINI», зарегистрированного для товаров 32-го, 33-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ). По сведениям истца, без надлежащего его разрешения и согласия ответчики ввозят на территорию Республики Беларусь алкогольную продукцию, обозначенную товарным знаком «MARTINI», осуществляют ее хранение, предлагают к продаже и продают, чем, по мнению истца, нарушают права и законные интересы компании как владельца товарного знака. Решениями судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда РБ от 31.05.2007 и 01.06.2007 исковые требования истца были удовлетворены в полном объеме исходя из следующего. В судебных заседаниях представители ответчиков, не признавая исковых требований компании, пояснили, что не занимались незаконным использованием товарного знака «MARTINI», так как не применяли его на товарах, для которых знак зарегистрирован, или на упаковке, а лишь реализовывали товар, который на законных основаниях был маркирован этим знаком производителем товара. Суд пришел к выводу, что ответчики ввезли на территорию Республики Беларусь товар, на котором стоял товарный знак «MARTINI», при этом ввоз этого товара осуществили без разрешения владельца знака. Таким образом, суд посчитал исковые требования иностранной компании - владельца товарного знака «MARTINI» законными, подлежащими удовлетворению и запретил ответчикам ввоз на территорию Республики Беларусь товаров 32-го и 33-го классов МКТУ без разрешения владельца товарного знака «MARTINI» в Республике Беларусь.

С участием Республики Беларусь в Таможенном союзе связано использование принципа регионального исчерпания исключительного права на товарный знак. Этот принцип означает, что использование товарного знака на товарах, введенных в гражданский оборот на территории любого государства - участника Таможенного союза непосредственно владельцем товарного знака или другими лицами с его согласия, не является нарушением прав владельца знака, в т.ч. при ввозе таких товаров на территорию других государств - участников Таможенного союза.

Формы распоряжения исключительным правом на товарный знак. Заключение договора уступки исключительного права и лицензионного договора

Исключительное право на товарный знак подчиняется правилам ст.129 Гражданского кодекса РБ (далее - ГК), согласно которой объекты гражданских прав могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства либо иным образом, если они не изъяты из оборота или не ограничены в нем. При этом определенные ограничения оборотоспособности права на товарный знак предусмотрены Законом о товарных знаках.

Основной формой распоряжения исключительным правом на товарный знак является заключение договора уступки и лицензионного договора.

Согласно ст.22 Закона о товарных знаках право на товарный знак может быть уступлено владельцем товарного знака по договору организации или гражданину в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован. Уступка права на товарный знак оформляется договором уступки исключительного права, который подчиняется правилам ст.984¹ ГК.

Закон о товарных знаках устанавливает, что уступка права на товарный знак не допускается, если она может явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. Однако законодатель не разъясняет, в каких случаях возможно такое введение в заблуждение.

На основании сложившейся правоприменительной практики в специальной литературе приводится перечень ситуаций, при которых уступка товарного знака может рассматриваться как вводящая потребителя в заблуждение:

1) если уступка обозначения осуществляется в отношении части товаров, являющихся однородными с товарами, в отношении которых владелец знака сохраняет за собой право на товарный знак;

2) если уступка знака осуществляется в отношении обозначения, признанного в установленном порядке общеизвестным;

3) если лицу, находящемуся в другом географическом объекте, уступается товарный знак, включающий как неохраноспособный элемент обозначение, указывающее на место производства или сбыта товара;

4) если уступка товарного знака осуществляется в отношении обозначения, воспроизводящего фирменное наименование или его часть, право на которое принадлежит лицу, уступающему товарный знак, но сохраняющему за собой право на такое фирменное наименование.

Согласно ст.23 Закона о товарных знаках право на использование товарного знака может быть предоставлено владельцем товарного знака (лицензиаром) другому лицу (лицензиату) по лицензионному договору для всех или части товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак. При этом лицензионный договор должен содержать условие о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара и что лицензиар будет осуществлять контроль за выполнением этого условия.

Особой формой распоряжения правами на товарный знак является предоставление права на его использование в составе лицензионного комплекса, передаваемого по договору франчайзинга.

Обратите внимание! В соответствии со ст.24 Закона о товарных знаках лицензионный договор, договор уступки права на товарный знак, договор о залоге имущественных прав, удостоверяемых свидетельством на товарный знак, а также изменения в зарегистрированные лицензионный договор, договор о залоге имущественных прав, удостоверяемых свидетельством на товарный знак, регистрируются в патентном органе в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, и без такой регистрации считаются недействительными.

В отношении договора франчайзинга ст.910¹ ГК ограничивается требованием его регистрации в патентном органе в порядке, установленном законодательством, не устанавливая последствий несоблюдения данного требования.

В п.3 ст.22 Закона о товарных знаках предусмотрено, что право на товарный знак может быть предметом залога.

Нарушение прав владельца товарного знака

Согласно норме п.3 ст.3 Закона о товарных знаках нарушением прав владельца товарного знака признаются несанкционированные изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа и иное введение в гражданский оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении однородных товаров, а также неоднородных товаров, обозначенных товарным знаком, признанным общеизвестным в Республике Беларусь.

Для квалификации действия в качестве нарушения исключительного права на товарный знак используются категории «тождественное обозначение», «обозначение, сходное до степени смешения», а также «однородные товары».

К действиям, нарушающим исключительное право на товарный знак, относятся не только изготовление товара с незаконным использованием чужого товарного знака и его реализация, но также предложение такого товара к продаже.

Пример Решением судебной коллегии по патентным делам Верховного Суда РБ от 24.07.2002 были удовлетворены исковые требования закрытого акционерного общества (ЗАО) «М» к индивидуальному предпринимателю З. о взыскании штрафа в размере стоимости товара, незаконно маркированного товарным знаком ЗАО «М». В заявлении суду истец указал, что на территории вещевого рынка в г.Минске индивидуальный предприниматель З. предлагала к продаже 46 изделий женского белья, не являющихся продукцией предприятия, с навесными и вшивными внутренними ярлыками с изображением комбинированного товарного знака «MILAVITSA». По мнению суда, предложение к продаже продукции с товарным знаком, используемым без разрешения его владельца, является элементом введения товара в гражданский оборот и представляет собой самостоятельное нарушение исключительного права владельца товарного знака.

Также нарушением исключительного права на товарный знак является хранение товара, на котором незаконно использован товарный знак, с целью введения в гражданский оборот.

Пример Решение судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного суда РБ от 21.11.2008 по делу немецкой компании, которая обратилась в суд с иском к ООО «Н» и частному торговому унитарному предприятию (ЧТУП) «ТС» о прекращении нарушения права на товарный знак, указав в исковом заявлении, что она является владельцем товарного знака «BORK», исключительное право на использование которого на территории Республики Беларусь принадлежит ей на основании международной регистрации, в т.ч. в отношении товаров 11-го класса МКТУ. По сведениям истца, ООО «Н» и ЧТУП «ТС» нарушают права компании как владельца товарного знака «BORK» в отношении товаров 11-го класса - воздухонагреватели. Нарушения выражаются в том, что ЧТУП «ТС» без разрешения и согласия владельца товарного знака ввезло на территорию Республики Беларусь тепловые и масляные обогреватели, тепловентиляторы керамические, обозначенные товарным знаком «BORK», а ООО «Н» предлагало данные товары к продаже и продавало их. Суд признал несостоятельными доводы представителя ответчика (ЧТУП «ТС») о наличии оснований для отказа в иске в связи с добровольным прекращением ответчиками нарушений исключительного права истца на товарный знак, поскольку хранение ЧТУП «ТС» нереализованного товара в количестве 1 263 единиц создает в будущем угрозу нарушения права истца как владельца товарного знака.

Способы защиты прав на товарный знак

Защищать права на товарный знак может его владелец или лицо, получившее право его использования на основании исключительной лицензии. Права на коллективный товарный знак могут защищать все его владельцы.

Особенности защиты исключительного права на товарный знак предусмотрены Законом о товарных знаках. Согласно п.2 ст.29 Закона о товарных знаках защита гражданских прав от незаконного использования товарного знака, кроме требований о прекращении нарушения и взыскании причиненных убытков, осуществляется также путем:

• удаления с товара или его упаковки незаконно используемого товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, и (или) уничтожения изготовленных изображений товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения;

• ареста или уничтожения товаров, в отношении которых был незаконно применен товарный знак;

• наложения штрафа в пользу потерпевшей стороны в размере стоимости товара, в отношении которого был незаконно применен товарный знак.

Помимо мер, предусмотренных Законом о товарных знаках, владелец товарного знака может требовать применения норм ст.989 ГК, согласно которой защита исключительных прав может осуществляться также путем изъятия материальных объектов, с помощью которых нарушены исключительные права, а также обязательной публикации о допущенном нарушении с включением в нее сведений о том, кому принадлежит нарушенное право.

Административная и уголовная ответственность за нарушение прав владельца товарного знака

За нарушение прав владельцев товарных знаков наряду с гражданско-правовой предусмотрена также административная и уголовная ответственность. Наличие норм, устанавливающих административную и уголовную ответственность, призвано, с одной стороны, обеспечить более эффективную защиту прав владельцев товарных знаков, с другой стороны, защитить общественные интересы и, в первую очередь, оградить потребителей от фальсифицированной продукции, маркированной известными товарными знаками.

Административная ответственность за нарушение прав владельца товарного знака предусмотрена несколькими статьями Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее - КоАП).

Ответственность за незаконное использование товарных знаков предусмотрена ст.9.21 КоАП. Согласно этой статье незаконное распространение или иное незаконное использование объектов авторского права, смежных прав или объектов права промышленной собственности влекут наложение штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин (далее - БВ) с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации, на индивидуального предпринимателя - до 100 БВ с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации, а на юридическое лицо - до 300 БВ с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации.

От редакции «Бизнес-Инфо» С 4 апреля 2016 г. ст.9.21 КоАП изложена в новой редакции Законом РБ от 04.01.2016 № 351-З.

Несмотря на то что товарные знаки непосредственно не названы в диспозиции статьи, данная норма применима к ним, поскольку согласно ст.998 ГК товарные знаки включены в общее понятие «объекты права промышленной собственности».

Статья 11.26 КоАП устанавливает, что умышленное использование индивидуальным предпринимателем или должностным лицом юридического лица товарного знака (знака обслуживания) конкурента либо продажа или предложение к продаже товара (услуги) с применением предупредительной маркировки о товарном знаке (знаке обслуживания), не зарегистрированном в Республике Беларусь, влекущие смешение продукции (товаров, работ, услуг) или деятельности с продукцией или деятельностью конкурента, - влекут наложение штрафа в размере от 20 до 50 БВ или лишение права заниматься определенной деятельностью. Отличием данного состава административного правонарушения является то, что ответственность наступает в отношении конкурирующих хозяйствующих субъектов и, как правило, за действия, связанные с производством продукции с использованием или имитацией товарного знака конкурента.

За нарушение прав владельца товарного знака также предусмотрена уголовная ответственность. Состав преступления, предусмотренный частью второй ст.201 Уголовного кодекса РБ (далее - УК), включает незаконное распространение или иное незаконное использование объектов авторского права, смежных прав или объектов права промышленной собственности, совершенные в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение или сопряженные с получением дохода в крупном размере.

Справочно Согласно примечанию к ст.201 УК крупным размером дохода (ущерба) признается доход (ущерб) на сумму более 500 БВ.

Таким образом, условием привлечения лица к уголовной ответственности по части второй ст.201 УК за незаконное использование охраняемого товарного знака является либо административная преюдиция, либо факт извлечения в результате нарушения дохода в крупном размере.

Состав преступления, предусмотренный частью третьей ст.201 УК, называет ряд квалифицирующих признаков, наличия любого из которых достаточно для привлечения к ответственности по этой части ст.201 УК:

• совершение преступления, предусмотренного частью второй ст.201 УК, повторно;

• совершение преступления группой лиц по предварительному сговору;

• совершение преступления с использованием служебного положения;

• причинение ущерба в крупном размере.

При этом административная преюдиция уже не требуется.

При нарушении прав владельцев товарных знаков также применима норма ст.248 УК, согласно которой умышленное использование индивидуальным предпринимателем или должностным лицом юридического лица товарного знака (знака обслуживания) конкурента либо продажа или предложение к продаже товара (услуги) с применением предупредительной маркировки о товарном знаке (знаке обслуживания), не зарегистрированном в Республике Беларусь, влекущие смешение продукции (товаров, работ, услуг) или деятельности с продукцией или деятельностью конкурента, совершенные в течение года после наложения административного взыскания за такие же действия, - наказываются штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом на срок до 3 месяцев, или ограничением свободы на срок до 2 лет.

От редакции «Бизнес-Инфо» С 28 января 2015 г. из ст.248 УК на основании Закона Республики Беларусь от 05.01.2015 № 241-З исключено указание на срок ареста. Сроки ареста установлены частью 1 ст.54 УК в редакции Закона № 241-З.

Справочно Подробнее см. пособие «Институт защиты от недобросовестной конкуренции в законодательстве Республики Беларусь».

25.07.2014

Сергей Лосев, кандидат юридических наук, доцент